Nouryon verteidigt russische und eurasische Patente gegen die Nichtigkeitsklagen von BASF

PETOŠEVIĆ Russia hat kürzlich das weltweit führende Spezialchemieunternehmen Nouryon in Nichtigkeitsverfahren vertreten, die das deutsche Chemieunternehmen BASF SE gegen dessen Patente in Russland und in der Eurasischen Wirtschaftsunion angestrengt hatte. Ende 2019 reichte BASF in dem Bestreben, eine Tensidzusammensetzung auf dem riesigen russischen Bergbaumarkt eigenständig zu vermarkten, drei Nichtigkeitsklagen gegen drei Patente von Nouryon ein – ein eurasisches und zwei russische Patente –, die das fragliche Tensid in Russland abdecken. Das eurasische Patent von Nouryon hat ein früheres Prioritätsdatum als die beiden russischen Patente, die Weiterentwicklungen der ursprünglichen, durch das eurasische Patent geschützten Erfindung beanspruchen und daher einen engeren Schutzumfang haben. Von den beiden russischen Patenten deckt das erste (Stammpatent) das Herstellungsverfahren und die Verwendung des Tensids ab, während das zweite, das aus einer Teilanmeldung hervorgegangen ist, die Tensidzusammensetzung selbst abdeckt.

Die Argumente von BASF

BASF reichte die Nichtigkeitsklagen gegen die eurasischen und russischen Patente von Nouryon bei der Kammer für Patentstreitigkeiten (Chamber of Patent Disputes, CPD) des russischen Patentamts am 29. November bzw. am 12. Dezember 2019 ein. Die Hauptargumente von BASF gegen das eurasische Patent waren: fehlende gewerbliche Anwendbarkeit, fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit. Gegen die russischen Patente wurden fehlende Neuheit, fehlende erfinderische Tätigkeit sowie unzureichende Offenbarung angeführt. Der Unterschied bei den Nichtigkeitsgründen lässt sich durch die unterschiedliche Beurteilung der gewerblichen Anwendbarkeit bei russischen und eurasischen Patentanmeldungen erklären. Nach russischem Recht ist eine Erfindung gewerblich anwendbar, wenn sie in der Industrie genutzt werden kann, während das eurasische Recht zusätzlich verlangt, dass die Beschreibung ausreichend Beispiele enthält, die den Schutzumfang der Ansprüche stützen. Im Kern behauptete BASF, dass alle drei Patente nicht neu seien, dass sie für einen Fachmann naheliegend gewesen seien und dass die angeführten Beispiele den gesamten Schutzumfang nicht stützten.

Unsere Erwiderung zum eurasischen Patent

Wir machten geltend, dass BASF mehrere Merkmale der unabhängigen Ansprüche des eurasischen Patents falsch ausgelegt habe und das deutsche Unternehmen seine Neuheitseinwände auf diese Auslegung gestützt habe. Wir legten außerdem Dokumente zum Stand der Technik vor, um zu zeigen, dass der Grad der Verallgemeinerung der beanspruchten Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen zulässig war, und beharrten darauf, dass die Beispiele in der Beschreibung den Schutzumfang vollständig stützen. Zum Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit legten wir eine detaillierte Analyse aller 27 entgegengehaltenen Dokumente zum Stand der Technik vor, aus der hervorging, dass einige der unterscheidenden Merkmale in den vorgelegten Dokumenten nicht offenbart waren und dass diese Dokumente keinerlei Informationen über die beanspruchte technische Wirkung enthielten, die sich aus diesen unterscheidenden Merkmalen ergibt. In der ersten Verhandlung am 17. Februar 2020 ließ die CPD einige Dokumente von BASF nicht als Nachweis des Stands der Technik zu und regte an, dass BASF die Frage der erfinderischen Tätigkeit in der nächsten Verhandlung behandle, sofern es nachweisen könne, dass die zurückgewiesenen Dokumente vor dem Prioritätsdatum des angegriffenen Patents öffentlich zugänglich waren. Zunächst hielt die CPD es für möglich, die Neuheitsfrage bereits in der ersten Verhandlung zu klären, und erwartete vielleicht, am selben Tag eine abschließende Entscheidung wegen fehlender Neuheit zu treffen, doch die Diskussion erwies sich als unerwartet komplex, weshalb die Verhandlung auf einen anderen Termin vertagt wurde, um die Neuheitsfrage weiter zu erörtern und gegebenenfalls die Fragen der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung zu prüfen. Überraschenderweise nahm BASF in der zweiten Verhandlung seinen Widerspruch zurück, vielleicht wegen der Ergebnisse der Verhandlungen zu den russischen Patenten, die zwischen der ersten und der zweiten Verhandlung zum eurasischen Patent stattfanden.

Unsere Argumente zu den russischen Patenten

Obwohl zu jedem der russischen Patente am 20. Februar 2020 gesonderte Verhandlungen stattfanden, waren die erörterten Fragen recht ähnlich. Unsere Hauptargumente drehten sich um die falsche Auslegung der Informationen durch BASF, die in dem Dokument zum Stand der Technik offenbart waren, auf das BASF sein Argument der fehlenden Neuheit stützte. Die CPD schloss sich unserer Sichtweise an und bestätigte, dass die im entgegengehaltenen Stand der Technik offenbarten Merkmale nicht mit denen identisch waren, die in den unabhängigen Ansprüchen der russischen Patente genannt sind. Die CPD wies das Argument von BASF zurück, es sei „nicht nachzuweisen, dass die aus den unterscheidenden Merkmalen folgende technische Wirkung aus dem Stand der Technik bekannt war, weil die Merkmale nicht wesentlich seien“. Die CPD entschied, dass alle Merkmale tatsächlich wesentlich waren und dass ihre Auswirkung auf das technische Ergebnis im Stand der Technik nicht offenbart war. Die CPD bestätigte außerdem, dass die Beispiele in der Beschreibung den Schutzumfang der Ansprüche stützen und dass die Beschreibung daher das Wesen der beanspruchten Erfindung so deutlich offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Die CPD wies die Nichtigkeitsklagen von BASF ab.

Die Bedeutung der Entscheidung

Nachdem alle drei Patente erfolgreich verteidigt wurden, hat Nouryon das ausschließliche Recht behalten, das Tensid in Russland zu vermarkten und Dritten in Lizenz zu geben. Dieser Fall ist auch deshalb interessant, weil er den Unterschied im Umgang mit der Nichtigkeit eurasischer und russischer Patente vor der CPD des russischen Patentamts hervorhebt, insbesondere dass unzureichende Offenbarung bei eurasischen Patenten kein Nichtigkeitsgrund ist. Die Rechtsmittelfrist für die Entscheidungen, die die CPD zu den beiden russischen Patenten erlassen hat, ist abgelaufen, und die Entscheidungen sind rechtskräftig.

Autorin: Natalia Osipenko, PETOŠEVIĆ Russia www.petosevic.com