Patentfähiger Gegenstand – ein Geschicklichkeitsspiel

Im Juni erging eine Entscheidung des Federal Court of Australia (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) zur Patentfähigkeit des Gegenstands von vier australischen Teilanmeldungs-Innovationspatenten 2016101967, 2017101097, 2017101098 und 2017101629 von Aristocrat, einem weltbekannten australischen Hersteller von Glücksspielautomaten. Die Entscheidung fiel zugunsten von Aristocrat aus und bestätigte deren Vorbringen, dass der in den Innovationspatenten beanspruchte Glücksspielautomat eine manner of manufacture (nach australischem Recht ein patentfähiger Herstellungsgegenstand) darstellt und somit nicht von den patentfähigen Gegenständen ausgeschlossen ist. Das ist für Aristocrat zumindest vorerst ein gutes Ergebnis, denn ein Dutzend weiterer Teilanmeldungen derselben Stammanmeldung 2015210489 (2015 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen) wird von IP Australia derzeit ebenfalls wegen der manner of manufacture zurückgewiesen.

Aristocrat hatte in den USA ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Glücksspielautomat wurde auch in den USA zum Patentschutz angemeldet: US-Patentanmeldung 14/823,536 (2015 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen), eine Continuation-in-part-Anmeldung 15/149,060 (2016 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen) und eine weitere Continuation-in-part-Anmeldung 15/428,813 (2017 eingereicht, im Januar 2020 schließlich erteilt).

Neben der Freude über eine weitere Gerichtsentscheidung, die die Patentfähigkeit softwarebezogener Erfindungen bestätigt (der beanspruchte Glücksspielautomat ist eine Mischung aus Hardware und Software), stellen wir die Frage, warum Aristocrat so weit gehen musste, um eine günstige Entscheidung zu erhalten? Die Antwort auf diese Frage ist wichtig, denn die meisten Anmelder von Softwarepatenten verfügen nicht über die finanziellen Mittel eines so großen Unternehmens wie Aristocrat. Diese Entscheidung liefert umsetzbare Schritte, mit denen sowohl Patentanwälte als auch Innovatoren von Anfang an das Risiko von Einwänden zum Patentgegenstand verringern können.

Wir beginnen die Untersuchung bei der Entscheidung von IP Australia, mit der diese Innovationspatente wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen wurden, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, gegen die Aristocrat Berufung einlegte.

• Wahrscheinlichkeitsabwägung (balance of probabilities)

Wie in Absatz [12] der Entscheidung von IP Australia ausgeführt: „Der hier geltende Beweismaßstab ist die Wahrscheinlichkeitsabwägung. Ich muss die Anmeldung annehmen, wenn ich nach der Wahrscheinlichkeitsabwägung überzeugt bin, dass die Anmeldung dem Gesetz entspricht. Bin ich nicht in diesem Sinne überzeugt, kann ich die Anmeldung zurückweisen.“ Das heißt, der Delegierte des Commissioner (oder Prüfer) beurteilt bei der Prüfung einer Patentanmeldung alle in der Patentbeschreibung dargelegten Informationen und entscheidet, ob ein Einwand, einschließlich des Einwands zum Patentgegenstand, eher zutrifft als nicht. Mit anderen Worten: Je mehr günstige Informationen in der Patentbeschreibung stehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Prüfer einen Einwand erhebt. Übersetzt in einen ersten umsetzbaren Schritt im Patentierungsverfahren für Patentanwälte und Innovatoren bedeutet das: in der Patentbeschreibung mehr günstige Informationen im Hinblick auf den Einwand zum Patentgegenstand zu liefern. Zwar ist manchmal nicht ganz klar, welche Informationen das sein könnten, doch IP Australia hat in der Entscheidung hilfreiche Hinweise gegeben. Diese betreffen den technischen Beitrag zum Stand der Technik und dessen Stützung und werden im Folgenden erörtert.

• Technischer Beitrag zum Stand der Technik

Obwohl die Patentbeschreibungen der streitigen Innovationspatente im Einzelnen beschrieben haben, wie die Erfindung funktioniert, schien es weniger Informationen über den technischen Beitrag (technischer Fortschritt, Wirkungen oder Verbesserungen) zu geben, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet.

Im Teil „Hintergrund der Erfindung“ der Patentbeschreibung hieß es, dass „ein Bedarf an alternativen Spielsystemen besteht“, ohne dass in der gesamten Patentbeschreibung erwähnt wurde, warum ein alternatives Spielsystem benötigt wird und warum das beanspruchte Spielsystem die gewünschte Gestaltung ist. Einfach gesagt: Der Vorteil der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik wurde in der Patentbeschreibung nicht so ausführlich beschrieben, wie es möglicherweise hätte geschehen können. Zwar ist es in Australien und den USA sinnvoll, den Stand der Technik nicht im Einzelnen darzulegen, um zu vermeiden, dass die Lösung im Lichte des Standes der Technik (rückblickend) naheliegend erscheint, doch muss der technische Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik weiterhin hervorgehoben werden.

Das ist bei Softwareerfindungen besonders wichtig, weil der technische Beitrag eines der Schlüsselelemente ist, auf die der Delegierte die Beurteilung des Patentgegenstands stützt. In diesem Fall benannte der Delegierte in den Absätzen [46] bis [54] eine Reihe von Aspekten der Erfindung, kam aber zu dem Schluss, dass keiner der Aspekte einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Aristocrat führte in Absatz [55] ebenfalls eine Reihe von Aspekten (a) bis (g) auf, die nach ihrer Ansicht technische Beiträge zum Stand der Technik sind, doch keiner davon wurde vom Delegierten akzeptiert:

„Soweit es notwendig ist, einen „technischen Beitrag“, eine „technische Wirkung“, die Lösung eines „technischen Problems“ oder eine „Verbesserung der Computertechnologie“ zu benennen, verleihen die Erfindungen der streitigen Patente zumindest die folgenden technischen Vorteile:

(a) Ein Spielautomat, der eine bestimmte physische Anordnung von Komponenten enthält und ein neues Bonusspiel bietet;

(b) Das Bonusspiel der Erfindung kann von jedem Basisspiel und anderen Bonusspielen ausgelöst und auf einer Reihe von Spielautomaten und Systemen gestartet werden. Diese Flexibilität verleiht Spieleentwicklern und Betreibern (d. h. lizenzierten Spielstätten) erhebliche technische und nichttechnische Vorteile, einschließlich Kosteneinsparungen und Gestaltungseffizienz;

(c) Die konfigurierbaren Symbole mit den beschriebenen Mehrfachfunktionen verleihen einen erheblichen technischen Vorteil, indem sie es ermöglichen, diese Funktionen mit einem kleineren Symbolsatz zu erreichen;

(d) Die Möglichkeit, mithilfe der konfigurierbaren Symbole Preise unterschiedlicher Art und Höhe zu vergeben, verleiht einen erheblichen technischen Vorteil, indem der Spieleentwickler die gewünschten Merkmale des Spielautomaten, einschließlich der Erreichung der theoretischen Auszahlungsquote (Return to Player, RTP), leichter umsetzen kann. Dies hat zudem den Vorteil, dass die zugrunde liegende Gewinnstruktur des Basisspiels nicht beeinflusst wird;

(e) Die visuelle Anzeige garantierter Gewinnwerte für die Spieler verleiht erhebliche technische und nichttechnische Vorteile, indem die Spieler sofort über die Gewinne im Bonusspiel informiert werden und aus diesem Wissen Zufriedenheit ziehen, auch dadurch, dass dem Spieler mögliche Gewinne visuell mitgeteilt werden;

(f) Das Merkmal der unabhängigen Walzen (Absatz 31 oben) verleiht einen erheblichen technischen Vorteil, indem der Spieleentwickler die erforderliche theoretische RTP mit größerer Präzision umsetzen kann. Zudem ermöglicht es, die Erfindung über bestehende Basisspiele zu legen und auf sie anzuwenden;

(g) Das HYPERLINK-Merkmal verleiht erhebliche technische Vorteile, die in Aristocrat ’15 unter [55] beschrieben sind.“

Der zweite umsetzbare Schritt für Patentanwälte und Innovatoren besteht darin, gründlich über das Problem im Stand der Technik nachzudenken und den technischen Beitrag der Erfindung, an der sie arbeiten, zu bestimmen. Der technische Beitrag muss zunächst in der Patentbeschreibung klargestellt werden, um die Wahrscheinlichkeitsabwägung zugunsten des Anmelders zu verschieben. Das erleichtert die Antwort an den Delegierten bzw. Prüfer erheblich.

• Stützung des Beitrags

Es genügt nicht, einfach zu behaupten, dass ein oder mehrere Merkmale der Erfindung einen technischen Beitrag darstellen. Damit der Delegierte ein Merkmal als technischen Beitrag akzeptiert, muss es in der Patentbeschreibung eine Stützung dafür geben. Wie in Absatz [64] der Entscheidung von IP Australia ausgeführt: „Wie oben festgestellt, wird die Behauptung von ‚Gestaltungseffizienzen‘ wie „die erforderliche theoretische RTP mit größerer Präzision umsetzen“ durch die Beschreibung nicht gestützt.“ Ähnliche Anmerkungen finden sich auch in den Absätzen [58] und [60]. Das bedeutet, dass der Delegierte in der Patentbeschreibung keine Informationen fand, die erklären, warum die „Gestaltungseffizienzen“ mit der Erfindung verbessert werden können.

Die Feststellung fehlender Stützung ist bei der Patentprüfung nicht selten. So behaupten Innovatoren manchmal einfach, dass ihr Algorithmus schneller, sicherer usw. sei, als technische Beiträge, versäumen es aber zu klären, welche Merkmale ihrer Erfindung zu dem schnelleren und sichereren Algorithmus führen. Patentanwälte müssen weiter nachbohren und fragen, warum er schneller und sicherer ist. Wenn der Algorithmus nur deshalb schneller läuft, weil er von einer leistungsfähigeren CPU ausgeführt wird (statt zum Beispiel weniger Speicher zu verbrauchen), oder er nur deshalb sicherer ist, weil er in einer sicheren Umgebung läuft (statt zum Beispiel ein neues Verschlüsselungsverfahren einzubeziehen), dann liegt der technische Beitrag der Erfindung möglicherweise nicht im Algorithmus als solchem, sondern in der besonderen Art der Interaktion mit der leistungsfähigeren CPU oder der sicheren Umgebung.

Offensichtlich ermöglicht der Denkprozess der Suche nach Stützung für den technischen Beitrag auch eine genauere Charakterisierung des technischen Beitrags der Erfindung. Natürlich ist es auch eine Strategie, etwas allgemeiner zu bleiben, um eine breite Auslegung der Erfindung zu ermöglichen, doch es müssen in der Patentbeschreibung weiterhin ausreichende Informationen (zum Beispiel weitere Ausführungsformen) stehen, um die breite Auslegung nach der Wahrscheinlichkeitsabwägung zu stützen. Daher besteht der dritte umsetzbare Schritt für Patentanwälte und Innovatoren darin, mehr Zeit darauf zu verwenden, die Einzelheiten zu bestimmen, die den beanspruchten technischen Beitrag stützen, und diese Einzelheiten in der Patentbeschreibung klarzustellen.

Ein Beispiel

Das australische Innovationspatent 2018100463 ist ein zertifiziertes Softwarepatent im Bereich der Sprachverarbeitung, das wir kürzlich nach den obigen Schritten für ein Start-up-Unternehmen in Sydney verfasst haben. Bei der Erstellung der Patentbeschreibung führten wir mehrere Gespräche mit dem Erfinder über die Software, um das Risiko zum Patentgegenstand zu verringern. Es wurde zertifiziert, ohne dass während der Zertifizierung ein Einwand zum Patentgegenstand erhoben wurde.

Wenn Patentanwälte und Innovatoren die oben genannten umsetzbaren Schritte gehen, entsteht eine möglichst robuste Patentbeschreibung. Das spart Zeit und Kosten.

Autor: Qi- Zhang