Patentfähiger Gegenstand – ein Geschicklichkeitsspiel

Im Juni erging am australischen Bundesgericht (Federal Court of Australia) eine Entscheidung (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) zur Patentfähigkeit des Gegenstands von vier australischen abgeteilten Innovationspatenten 2016101967, 2017101097, 2017101098, 2017101629 von Aristocrat, einem weltweit bekannten australischen Hersteller von Glücksspielautomaten. Die Entscheidung fiel zugunsten von Aristocrat aus und folgte deren Vorbringen, dass der in den Innovationspatenten beanspruchte Spielautomat eine „manner of manufacture“ (patentfähige Erzeugnisart) darstellt und somit nicht von der Patentfähigkeit ausgeschlossen ist. Das ist zumindest vorerst ein gutes Ergebnis für Aristocrat, da ein Dutzend weiterer Teilanmeldungen derselben Stammanmeldung 2015210489 (2015 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen) derzeit von IP Australia mit der Begründung mangelnder „manner of manufacture“ zurückgewiesen wird.

Aristocrat hat in den USA ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Spielautomat wurde auch in den USA zum Patentschutz angemeldet: US-Patentanmeldung 14/823,536 (2015 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen), eine Continuation-in-part-Anmeldung 15/149,060 (2016 eingereicht, wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen) und eine weitere Continuation-in-part-Anmeldung 15/428,813 (2017 eingereicht, im Januar 2020 schließlich erteilt).

Neben der Freude über eine weitere Gerichtsentscheidung, die die Patentfähigkeit softwarebezogener Erfindungen bestätigt (der beanspruchte Spielautomat ist eine Mischung aus Hardware und Software), stellen wir die Frage: Warum musste Aristocrat so weit gehen, um eine günstige Entscheidung zu erhalten? Die Antwort auf diese Frage ist wichtig, weil die meisten Anmelder von Softwarepatenten nicht über die finanziellen Mittel eines so großen Unternehmens wie Aristocrat verfügen. Diese Entscheidung liefert konkrete Schritte, mit denen Patentanwälte und Erfinder von Anfang an das Risiko von Einwänden gegen den patentfähigen Gegenstand verringern können.

Wir beginnen die Untersuchung bei der Entscheidung von IP Australia, mit der diese Innovationspatente wegen nicht patentfähigen Gegenstands zurückgewiesen wurden, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, gegen die Aristocrat Berufung einlegte.

1. Wahrscheinlichkeitsabwägung (balance of probabilities)

Wie in Absatz [12] der Entscheidung von IP Australia dargelegt, „gilt im vorliegenden Fall als Beweismaßstab die Wahrscheinlichkeitsabwägung. Ich muss die Anmeldung annehmen, wenn ich nach der Wahrscheinlichkeitsabwägung überzeugt bin, dass die Anmeldung dem Gesetz entspricht. Bin ich nicht in diesem Sinne überzeugt, kann ich die Anmeldung zurückweisen.“ Das heißt, der Delegate des Commissioner (bzw. der Prüfer) beurteilt bei der Prüfung einer Patentanmeldung alle in der Patentschrift enthaltenen Informationen und entscheidet, ob ein Einwand, einschließlich des Einwands zum patentfähigen Gegenstand, eher zutrifft als nicht. Mit anderen Worten: Je mehr günstige Informationen die Patentschrift enthält, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Prüfer einen Einwand erhebt. Übersetzt in einen ersten konkreten Schritt im Patentierungsprozess für Patentanwälte und Erfinder heißt das: in der Patentschrift mehr günstige Informationen im Hinblick auf den Einwand zum patentfähigen Gegenstand bereitzustellen. Obwohl manchmal etwas unklar ist, wie diese günstigen Informationen aussehen könnten, hat IP Australia in der Entscheidung hilfreiche Hinweise gegeben. Diese betreffen den technischen Beitrag zum Stand der Technik und dessen Untermauerung und werden unten erörtert.

2. Technischer Beitrag zum Stand der Technik

Obwohl die Patentschriften der streitgegenständlichen Innovationspatente detailliert beschreiben, wie die Erfindung funktioniert, schienen weniger Informationen über den technischen Beitrag (technischer Fortschritt, Effekte oder Verbesserungen) vorzuliegen, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet.

Im Teil „Hintergrund der Erfindung“ der Patentschrift hieß es, „es besteht ein Bedarf an alternativen Spielsystemen“, ohne in der gesamten Patentschrift zu erwähnen, warum ein alternatives Spielsystem benötigt wird und warum das beanspruchte Spielsystem die gewünschte Ausgestaltung ist. Einfach gesagt: Der Vorteil der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik wurde in der Patentschrift nicht so ausführlich beschrieben, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Zwar ist es in Australien und den USA sinnvoll, den Stand der Technik nicht im Detail darzulegen, um zu vermeiden, dass die Lösung im Nachhinein angesichts des Standes der Technik naheliegend erscheint, doch ist es weiterhin notwendig, den technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hervorzuheben.

Das ist bei Softwareerfindungen besonders wichtig, weil der technische Beitrag eines der zentralen Elemente ist, auf die der Delegate seine Beurteilung des patentfähigen Gegenstands stützt. In diesem Fall identifizierte der Delegate in den Absätzen [46] – [54] eine Reihe von Aspekten der Erfindung, kam aber zu dem Schluss, dass keiner dieser Aspekte einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Aristocrat führte in Absatz [55] ebenfalls eine Reihe von Aspekten (a) bis (g) auf, die seiner Ansicht nach technische Beiträge zum Stand der Technik darstellen, doch keiner davon wurde vom Delegate akzeptiert:

„Soweit es erforderlich ist, einen ‚technischen Beitrag‘, einen ‚technischen Effekt‘, die Lösung eines ‚technischen Problems‘ oder eine ‚Verbesserung der Computertechnologie‘ zu benennen, verleihen die Erfindungen der streitgegenständlichen Patente zumindest die folgenden technischen Vorteile: (a) Ein Spielautomat, der eine bestimmte physische Anordnung von Komponenten aufweist und ein neues Feature-Spiel bietet; (b) Das Feature-Spiel der Erfindung kann von jedem Basisspiel und jedem anderen Feature-Spiel ausgelöst und über eine Reihe von Spielautomaten und Systemen hinweg gestartet werden. Diese Flexibilität verschafft Spieldesignern und Betreibern (d. h. lizenzierten Spielstätten) erhebliche technische und nichttechnische Vorteile, darunter Kosteneinsparungen und Designeffizienz; (c) Die konfigurierbaren Symbole mit den beschriebenen Mehrfachfunktionen verschaffen einen erheblichen technischen Vorteil, da sie es ermöglichen, diese Funktionen mit einem kleineren Satz von Symbolen zu erreichen; (d) Die Möglichkeit, mithilfe der konfigurierbaren Symbole Preise unterschiedlicher Art und Höhe zu vergeben, verschafft einen erheblichen technischen Vorteil, da der Spieldesigner die gewünschten Merkmale des Spielautomaten, einschließlich der Erreichung der theoretischen Auszahlungsquote (Return to Player, RTP), leichter umsetzen kann. Das hat zudem den Vorteil, dass die zugrunde liegende Auszahlungsstruktur des Basisspiels nicht beeinträchtigt wird; (e) Die visuelle Anzeige garantierter Gewinnwerte für die Spieler verschafft erhebliche technische und nichttechnische Vorteile, da die Spieler sofort über die Gewinne im Feature-Spiel informiert werden und aus diesem Wissen Befriedigung ziehen, auch dadurch, dass dem Spieler potenzielle Gewinne visuell mitgeteilt werden; (f) Das Merkmal der unabhängigen Walzen (Absatz 31 oben) verschafft einen erheblichen technischen Vorteil, da der Spieldesigner die erforderliche theoretische RTP mit größerer Präzision umsetzen kann. Zudem ermöglicht es, die Erfindung über bestehende Basisspiele zu legen und auf sie anzuwenden; (g) Das HYPERLINK-Merkmal verschafft erhebliche technische Vorteile, wie in Aristocrat ’15 unter [55] beschrieben.“

Der zweite konkrete Schritt für Patentanwälte und Erfinder besteht darin, gründlich über das Problem im Stand der Technik nachzudenken und den technischen Beitrag der Erfindung, an der sie arbeiten, zu bestimmen. Der technische Beitrag muss bereits in der Patentschrift klar herausgearbeitet werden, um die Wahrscheinlichkeitsabwägung zugunsten des Anmelders zu verschieben. Das erleichtert die Erwiderung gegenüber dem Delegate bzw. Prüfer erheblich.

3. Untermauerung des Beitrags

Die bloße Feststellung, dass ein oder mehrere Merkmale der Erfindung einen technischen Beitrag darstellen, genügt nicht. Damit der Delegate ein Merkmal als technischen Beitrag akzeptiert, muss es in der Patentschrift untermauert sein. Wie in Absatz [64] der Entscheidung von IP Australia dargelegt: „Wie oben festgestellt, wird die Behauptung von ‚Designeffizienz‘, etwa ‚die erforderliche theoretische RTP mit größerer Präzision umzusetzen‘, durch die Beschreibung nicht gestützt.“ Ähnliche Anmerkungen finden sich auch in den Absätzen [58] und [60]. Das bedeutet, dass der Delegate in der Patentschrift keine Informationen fand, die erklären, warum sich die „Designeffizienz“ mit der Erfindung verbessern lässt.

Die Feststellung fehlender Untermauerung ist bei der Patentprüfung nicht selten. So behaupten Erfinder zum Beispiel manchmal einfach, ihr Algorithmus sei schneller, sicherer usw., und führen dies als technischen Beitrag an, legen aber nicht dar, welche Merkmale ihrer Erfindung zu dem schnelleren und sichereren Algorithmus führen. Patentanwälte müssen tiefer nachforschen und fragen, warum er schneller und sicherer ist. Wenn der Algorithmus nur deshalb schneller läuft, weil er von einer leistungsstärkeren CPU ausgeführt wird (und nicht etwa, weil er weniger Speicher belegt), oder wenn er nur deshalb sicherer ist, weil er in einer sicheren Umgebung läuft (und nicht etwa, weil ein neues kryptografisches Verfahren zum Einsatz kommt), dann besteht der technische Beitrag der Erfindung möglicherweise nicht im Algorithmus an sich, sondern in der besonderen Art der Interaktion mit der leistungsstärkeren CPU oder der sicheren Umgebung.

Offensichtlich ermöglicht der Denkprozess, die Untermauerung des technischen Beitrags zu identifizieren, auch eine genauere Charakterisierung des technischen Beitrags der Erfindung. Natürlich ist es auch eine Strategie, etwas allgemeiner zu bleiben, um eine breite Auslegung der Erfindung zu ermöglichen, aber es müssen weiterhin ausreichende Informationen (zum Beispiel weitere Ausführungsformen) in der Patentschrift enthalten sein, um die breite Auslegung nach der Wahrscheinlichkeitsabwägung zu stützen. Der dritte konkrete Schritt für Patentanwälte und Erfinder besteht daher darin, mehr Zeit darauf zu verwenden, die Details zu identifizieren, die den beanspruchten technischen Beitrag untermauern, und diese Details in der Patentschrift klar darzustellen.

Ein Beispiel

Das australische Innovationspatent 2018100463 ist ein zertifiziertes Softwarepatent im Bereich der Sprachverarbeitung, das wir kürzlich nach den oben genannten Schritten für ein Start-up in Sydney verfasst haben. Beim Erstellen der Patentschrift haben wir mehrfach mit dem Erfinder über die Software gesprochen, um das Risiko in Bezug auf den patentfähigen Gegenstand zu verringern. Es wurde zertifiziert, ohne dass bei der Zertifizierung ein Einwand zum patentfähigen Gegenstand erhoben wurde.

Wenn Patentanwälte und Erfinder die oben genannten konkreten Schritte befolgen, entsteht eine möglichst robuste Patentschrift. Das spart Zeit und Kosten.

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Autor: Qi-Zhang