SEPs und FRAND-Bedingungen in Europa – nähert sich Deutschland dem britischen Ansatz?

Verfasst von Andrew White, Partner und britischer sowie europäischer Patentanwalt, und Andreas Wietzke, Partner und europäischer Patent-, Marken- und Designanwalt, bei der Kanzlei für geistiges Eigentum Mathys & Squire

Der Bundesgerichtshof (das oberste Gericht) hat kürzlich seine schriftliche Entscheidung in dem laufenden Streit zwischen Sisvel und Haier (KZR 36/17) veröffentlicht. Sisvel verwaltet einen Patentpool für LTE und LTE-A (4G), der hauptsächlich auf einer Reihe von 4G-essenziellen Patenten beruht, die 2011/12 von Nokia erworben wurden.

In dieser Entscheidung nahm der Bundesgerichtshof ausdrücklich auf die britische Rechtsprechung Bezug, indem er Richter Birss (J. Birss) in der Entscheidung Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) zitierte, und stellte fest, dass ein Verletzer eines standardessenziellen Patents (SEP) die Verantwortung trägt, sich „zielgerichtet“ an den Verhandlungen über den Lizenzvertrag zu beteiligen, und dass „Verzögerungstaktiken“ nicht mit der Bereitschaft vereinbar sind, einen Lizenzvertrag zielgerichtet abzuschließen.

Die Entscheidung hält zudem fest, dass ein Patentinhaber Lizenzen nicht zu einem „einheitlichen Tarif“ anbieten muss, damit sie als FRAND gelten, was durchaus Folgen dafür haben kann, wie Lizenzgebühren für SEPs in anderen Branchen, etwa der Automobilbranche, berechnet werden.

Sachverhalt: Dem vorliegenden Fall lag das europäische Patent EP 852885 zugrunde, das ursprünglich 1996 von Nokia angemeldet wurde und die Verhandlung der Datenrate beim Verbindungsaufbau zwischen einer Mobilstation und einem Mobilfunknetz betrifft. Haier vertrieb und bot Mobiltelefone und Tablets auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin im September 2014 an. Sisvel war der Auffassung, dass diese Mobiltelefone und Tablets den GPRS-Standard unterstützten, für den das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) zuständig ist. Im April 2013 hatte Sisvel gegenüber dem ETSI die Verpflichtung abgegeben (wie es erforderlich ist, wenn Patente Teil des vom ETSI gesetzten Standards sein sollen), Haier das Patent zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren, und war entsprechend an Haier herangetreten.

Die Parteien konnten sich nicht einigen, weshalb Sisvel 2014 Haier verklagte. Sisvel sah im Angebot der Mobiltelefone und Tablets eine Verletzung seiner Patentrechte und forderte Haier auf, die Verletzung zu unterlassen, Auskunft zu erteilen, Rechnung zu legen, die Waren zu vernichten und zurückzurufen und seine Pflicht zum Schadensersatz festzustellen. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte Haier entsprechend, befand das Patent für rechtsbeständig und verletzt und wies einen Einwand von Haier zurück, der sich darauf stützte, Haier habe die Verhandlungen verzögert. In der Berufung sah das Oberlandesgericht Düsseldorf das Patent zwar weiterhin als rechtsbeständig und verletzt an, sprach aber keine Unterlassungsanordnung aus, da es das Angebot von Sisvel an Haier nicht als FRAND ansah: Es lag über einem Angebot, das Sisvel einer anderen Partei (Hisense, einem chinesischen Telefonhersteller) gemacht hatte. Zu seiner Verteidigung machte Sisvel geltend, der Hisense angebotene Satz liege wegen besonderer Umstände dieses Geschäfts unterhalb des FRAND-Niveaus.

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung Gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf wurde Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Dieser stellte fest, dass Sisvel als Patentinhaberin marktbeherrschend sei, kurz gesagt, weil die patentierte Technologie nicht durch eine andere Technologie ersetzt werden kann, ohne dass der einschlägige Standard verletzt wird (im kontinentalen Europa werden SEP-Streitigkeiten in der Regel im Rahmen des Wettbewerbsrechts entschieden, im Vereinigten Königreich dagegen normalerweise im Rahmen des Vertragsrechts). Da Sisvel marktbeherrschend war, stellte sich die Frage, ob sie diese Stellung missbraucht hatte.

Der Bundesgerichtshof teilte die Auffassung des Oberlandesgerichts nicht, dass dies zwangsläufig einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sisvel bedeutete. Stattdessen stellte er fest (sinngemäß wiedergegeben):

„Die Klage eines marktbeherrschenden Patentinhabers, der sich gegenüber einer Normungsorganisation verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, kann einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn und soweit sie geeignet ist, normgerechte Produkte vom Markt fernzuhalten oder ihre Verfügbarkeit am Markt zu beenden.“

Der Bundesgerichtshof hielt fest, dass Anträge auf Unterlassung zwar missbräuchlich sein können, dem Inhaber eines SEP aber nicht verboten ist, sein Patent durch einen Unterlassungsantrag durchzusetzen. Ein Missbrauch liege vielmehr nur vor, wenn der Verletzer nicht bereit sei, eine Lizenz an dem SEP zu angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zu nehmen, und führte aus:

„Es stellt daher einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar, wenn der Patentinhaber Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf von Produkten geltend macht, obwohl der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu Bedingungen unterbreitet hat, die der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Missbrauchs- oder Diskriminierungsverbot zu verstoßen.

Darüber hinaus kann eine Klage zur Geltendmachung solcher Ansprüche auch dann als missbräuchlich angesehen werden, wenn der Verletzer sich (noch) nicht bereit erklärt hat, einen Lizenzvertrag zu bestimmten angemessenen Bedingungen abzuschließen, der Patentinhaber dies aber zu verantworten hat, weil er nicht ausreichende Anstrengungen unternommen hat, der mit der marktbeherrschenden Stellung verbundenen besonderen Verantwortung gerecht zu werden und einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen zu ermöglichen.“

Kurz gesagt trägt der Patentinhaber angesichts seiner marktbeherrschenden Stellung eine besondere Verantwortung, sich hinreichend an Verhandlungen über einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu beteiligen.

Diskriminierungsfrei Zur Frage, ob der Hisense angebotene Satz bedeutete, dass das Angebot an Haier nicht FRAND war, stellte der Bundesgerichtshof wichtigerweise fest:

„Der marktbeherrschende Patentinhaber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Lizenzen nach Art eines ‚einheitlichen Tarifs‘ zu erteilen, der allen Nutzern gleiche Bedingungen gewährt.“

Kurz gesagt darf ein Patentinhaber also unterschiedliche Vertragsbedingungen und Lizenzsätze akzeptieren, wenn es für die Differenzierung eine sachliche Rechtfertigung gibt – etwa wenn sie das wirtschaftlich bestmögliche Ergebnis darstellen:

„Da angemessene Bedingungen für ein Vertragsverhältnis, insbesondere ein angemessener Preis, regelmäßig nicht objektiv feststehen, sondern sich nur als Ergebnis (möglicherweise ähnlicher) ausgehandelter Marktprozesse ermitteln lassen, kommt der ernsthaften und zielgerichteten Beteiligung des lizenzsuchenden Unternehmens an der Verhandlung angemessener Vertragsbedingungen entscheidende Bedeutung zu.“

Der Verletzer muss seinerseits bereit sein Allerdings trägt auch der Verletzer die Verantwortung, bereit zu sein – der Bundesgerichtshof führte aus: „Der Verletzer seinerseits muss klar und eindeutig seine Bereitschaft erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen abzuschließen, und muss sich auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen beteiligen.“ Der Bundesgerichtshof nahm sodann ausdrücklich auf die britische Rechtsprechung Bezug und zitierte die Entscheidung von J. Birss in Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (den Artikel von Mathys & Squire zu dieser Entscheidung lesen Sie hier), in der J. Birss ausführte:

„Ein williger Lizenznehmer muss bereit sein, eine FRAND-Lizenz zu den Bedingungen zu nehmen, die tatsächlich FRAND sind.“ Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass ein Verletzer zwar ausreichende Informationen anfordern darf, um ein konkretes FRAND-Angebot zu machen, Verzögerungstaktiken aber nicht mit der Bereitschaft vereinbar sind, einen Lizenzvertrag zielgerichtet abzuschließen. Der Bundesgerichtshof wies darauf hin, dass das Oberlandesgericht zu Unrecht angenommen hatte, Haier habe sich zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit erklärt, und führte aus:

„Das Berufungsgericht hat zutreffend gesehen, dass die Erklärung der Beklagten vom 12. Dezember 2013, also mehr als ein Jahr nach der ersten Verletzungsanzeige, allein schon in zeitlicher Hinsicht nicht den Anforderungen an einen lizenzwilligen Verletzer genügte. Ein Verletzer, der auf die Verletzungsanzeige mehrere Monate schweigt, zeigt damit regelmäßig an, dass er an einer Lizenz nicht interessiert ist.“

Fazit

Der Bundesgerichtshof gab Sisvel daher Recht und sprach darüber hinaus Schadensersatz zu, wobei er festhielt, dass dieser grundsätzlich keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle, da ein Patentverletzer dem Schadensersatzanspruch eines Patentinhabers nur mit einem eigenen Schadensersatzanspruch begegnen könne.

Britische Perspektive Obwohl SEP-FRAND-Streitigkeiten im Vereinigten Königreich und in Deutschland wegen der unterschiedlichen Anwendung von Vertrags- und Wettbewerbsrecht unterschiedlich behandelt werden, deuten die ausdrücklichen Bezugnahmen auf die britische Rechtsprechung in dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs darauf hin, dass SEP-FRAND-Streitigkeiten in Europa wahrscheinlich einheitlicher behandelt werden.

Darüber hinaus wirft die wichtige Feststellung, dass ein FRAND-Satz nicht in Stein gemeißelt ist und variieren kann, bedeutsame Fragen für andere Branchen wie die Automobilbranche auf. In der Telekommunikationsbranche können SEP-FRAND-Lizenzgebühren als Prozentsatz des Verkaufspreises eines Endgeräts berechnet werden – typischerweise 5 % für 3G-SEPs und bis zu 10 % für 4G-SEPs. Eine solche Berechnung erschiene im Automobilbereich nicht fair, wo die Bedeutung der Telekommunikationstechnologie, um die es bei den SEPs geht, wohl geringer ist als bei einem Mobilgerät. Die vorliegende Entscheidung könnte daher den Weg für unterschiedliche Berechnungen der Lizenzgebühren je nach Anwendungsbereich ebnen.

Deutsche Perspektive Der Bundesgerichtshof folgt den durch Huawei/ZTE (C-170/13) aufgestellten Schritten für FRAND-Verhandlungen und den Pflichten beider Parteien. Zu beachten ist, dass der Wortlaut der Kommunikation zwischen den Parteien den Ausschlag dafür geben kann, ob ein Lizenzangebot oder die Erklärung der Lizenzbereitschaft im Einklang mit den genannten Pflichten steht. Besondere Sorgfalt ist geboten, wenn eine solche Kommunikation auf der Geschäftsseite auf Ebene der Entscheidungsträger des Unternehmens ohne Einbindung des Prozessteams abgewickelt wird.

Darüber hinaus erwähnt die Entscheidung die Zulässigkeit von Portfolio-Lizenzverträgen, auch wenn nur ein Patent Gegenstand des Verletzungsverfahrens ist. Diese möglichen Portfolio-Lizenzverträge sind nur insoweit beschränkt, als der Verletzer nicht gezwungen werden darf, eine Lizenz für nicht standardessenzielle Patente zu nehmen, und der Verletzer, der ein Produkt nur in einem begrenzten geografischen Gebiet plant, durch ein solches Geschäft keinen Nachteil haben darf. Während die geografische Beschränkung in Telekommunikationsfällen meist weniger wichtig ist, kann dies Auswirkungen darauf haben, wie SEP-Inhaber ihre Patentportfolios bündeln müssen.

Autor: Mathys & Squire