TIPPS ZUM UMGANG MIT DER SACHPRÜFUNG IN SINGAPUR

Die Schließung der „Auslandsroute“ der Patentprüfung, bei der Sachprüfungsergebnisse ausgewählter ausländischer Patentämter in der Regel anerkannt werden, erfolgt in Singapur seit dem 1. Januar 2020 schrittweise. Bei direkten nationalen Anmeldungen (z. B. Erstanmeldungen, Teilanmeldungen oder Anmeldungen nach der Pariser Verbandsübereinkunft) war die Auslandsroute bereits seit dem 1. Januar 2020 geschlossen. Die nächste Stufe betrifft PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase mit Prioritätsanspruch und einem internationalen Anmeldetag am oder nach dem 1. Januar 2020, das heißt mit einer 30-Monats-Frist am oder nach dem 1. Juli 2021. Statistisch wird erwartet, dass solche PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase den Großteil aller in Singapur eingereichten Patentanmeldungen ausmachen. Die letzte (und verhältnismäßig kleine) Gruppe von Anmeldungen, die von der Schließung betroffen ist, sind PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase ohne Prioritätsanspruch (d. h. auf Grundlage von PCT-Erstanmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2020 eingereicht wurden).

Mit der Schließung der Auslandsroute gibt es weniger Prüfungsoptionen zur Auswahl und einen einheitlichen Satz von Fristen, was für ausländische Anmelder und Praktiker weniger Verwirrung bedeutet. Andererseits muss schneller entschieden werden, welche der beiden wichtigsten Prüfungsoptionen für eine bestimmte Anmeldung am besten geeignet ist: die kombinierte Recherche und Prüfung (die „lokale Route“) oder die Prüfung auf Grundlage eines geeigneten ausländischen Recherchenberichts (die „gemischte Route“). Die Frist für den Prüfungsantrag, 36 Monate ab dem Prioritätstag bzw. gegebenenfalls ab dem Tag der Erstanmeldung, liegt relativ kurz nach dem Eintritt in die nationale Phase, der in Singapur häufigsten Anmeldeform. Die lokale Route kann zwar in jedem Fall gewählt werden, sie ist jedoch mit einer höheren amtlichen Gebühr verbunden, die fast 500 USD über der der gemischten Route liegt.

Um die PCT-Recherchenergebnisse so weit wie möglich zu nutzen, werden nachfolgend einige allgemeine Empfehlungen gegeben, die auf dem Inhalt des Internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit (oder des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde, falls kein Antrag gestellt wurde) beruhen:

• Wenn der Internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP) anzeigt, dass alle Patentansprüche recherchiert wurden und gegenüber dem Stand der Technik rechtsbeständig sind, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die Prüfung auf Grundlage des Internationalen Recherchenberichts (ISR) zu beantragen.
• Wenn der IPRP anzeigt, dass alle Patentansprüche recherchiert wurden, aber noch Einwände hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit oder Klarheit bestehen, und die im ISR zitierten Dokumente nur englischsprachige Dokumente umfassen oder englische Äquivalente haben, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die Prüfung auf Grundlage des ISR zu beantragen.
• Wenn der IPRP anzeigt, dass alle Patentansprüche recherchiert wurden, aber noch Einwände hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit oder Klarheit bestehen, und die im ISR zitierten Dokumente nicht englischsprachige Dokumente umfassen, die keine englischen Äquivalente haben, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die kombinierte Recherche und Prüfung zu beantragen. Damit lässt sich der Möglichkeit zuvorkommen, vom Prüfer aufgefordert zu werden, eine Übersetzung solcher nicht englischsprachiger Dokumente anzufertigen.
• Wenn der IPRP Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit anzeigt und alle Patentansprüche recherchiert wurden, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die Prüfung auf Grundlage des ISR zu beantragen. Zeigt der IPRP dagegen Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit an und wurden einige der Patentansprüche nicht recherchiert, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die kombinierte Recherche und Prüfung zu beantragen. In beiden Fällen können vor der Antragstellung geeignete Änderungen und/oder Argumente eingereicht werden, um die Einheitlichkeitseinwände auszuräumen, und die Patentansprüche sollten daraufhin überprüft werden, ob der Gegenstand von größtem Interesse in der ersten Gruppe von Patentansprüchen genannt ist. Werden dennoch Einheitlichkeitseinwände erhoben, wird die erste Gruppe von Patentansprüchen geprüft, und die Wahl einer anderen Gruppe ist nicht möglich.
• Wenn der IPRP anzeigt, dass nicht alle Patentansprüche recherchiert wurden, kann der Anmelder in Betracht ziehen, die kombinierte Recherche und Prüfung zu beantragen. Dies sollte eine weitere Gelegenheit bieten, alle Patentansprüche recherchieren und prüfen zu lassen.

Zu beachten ist, dass Patentansprüche, die auf Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers gerichtet sind, in Singapur als nicht patentfähig gelten. Solche Patentansprüche sollten gestrichen oder gegebenenfalls in Ansprüche auf die erste/zweite medizinische Verwendung geändert werden, bevor eine der oben genannten Optionen weiterverfolgt wird.

Um das Prüfungsverfahren zu beschleunigen, kann der Anmelder erwägen, die Teilnahme am PPH zu beantragen, soweit praktikabel, indem er die umfangreichen bilateralen und multilateralen PPH-Abkommen nutzt, die Singapur mit Partnerpatentämtern geschlossen hat. So kann beispielsweise das PCT-PPH genutzt werden, wenn der IPRP günstig ausfällt und die Internationale Recherchenbehörde ein teilnehmendes Amt des GPPH-Pilotprogramms ist. Nach den verfügbaren Statistiken haben Anmeldungen in Singapur, die im Rahmen des PPH bearbeitet werden, im Durchschnitt eine Bearbeitungsdauer vom PPH-Antrag bis zum ersten Prüfungsbescheid von unter 6 Monaten, eine Erteilungsquote von über 90 % und eine Quote der Erteilung nach dem ersten Bescheid zwischen 60 und 70 %.

Ein weiteres Merkmal des Sachprüfungssystems in Singapur ist ein relativ knapper Verfahrenszeitplan, nach dem das Prüfungsverfahren innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum des ersten Prüfungsbescheids abzuschließen ist. In der Praxis erhält der Anmelder möglicherweise nicht mehr als zwei Prüfungsbescheide, bevor der Prüfer das Prüfungsverfahren mit der Erstellung des Prüfungsberichts abschließt. Zwar steht eine Überprüfung eines gemischten/negativen Prüfungsberichts (d. h. eine erneute Prüfung) zur Verfügung, doch fallen dafür erhebliche zusätzliche Gebühren an. Um solche zusätzlichen Kosten und Verfahrensschritte zu vermeiden, kann der Anmelder erwägen, bei einem zweiten Prüfungsbescheid vor Einreichung der Erwiderung ein Prüfergespräch zu führen. Das Gespräch kann produktiver verlaufen, wenn dem Prüfer vorab eine Tagesordnung und etwaige Änderungsvorschläge zur Prüfung vorgelegt werden.

Im Gegensatz zur späteren Frist und zur zurückhaltenden Prüfung bei der Auslandsroute ist zu erwarten, dass die Bearbeitung von Patentanmeldungen in Singapur künftig ein stärkeres praktisches Eingreifen erfordern wird, um sowohl den Zeitdruck als auch die inhaltlichen Fragen zu bewältigen. Dies wiederum erfordert, dass der Patentanwalt in Singapur nicht nur in den materiellen Aspekten des singapurischen Patentrechts, sondern auch in der jeweiligen Technologie Experte ist. Der Patentanwalt in Singapur muss zudem darauf vorbereitet sein, eine Erwiderungsstrategie zu entwickeln, ohne auf ein früheres Prüfungsergebnis in einer entsprechenden Anmeldung zurückgreifen zu können.

Mit der technischen Tiefe von über 30 technisch qualifizierten Patentfachleuten und dem Know-how, das über viele Jahre der direkten Bearbeitung von Sachprüfungen angesammelt wurde, ist unser Team bei Spruson & Ferguson (Asia) bestens gerüstet, um alle Fragen der Sachprüfung zu bewältigen, die auftreten können. Wenn Sie bei Ihren Fällen in Singapur Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Autor: Le Hong Minh

PRINCIPAL, DIRECTOR SINGAPORE, ENGINEERING / ICT LEADER ASIA PATENTS: ENGINEERING & ICT, DESIGNS