CONSEJOS PARA GESTIONAR EL EXAMEN DE FONDO EN SINGAPUR

El cierre de la «vía extranjera» del examen de patentes, por la cual en general se admiten los resultados del examen de fondo de determinadas oficinas de patentes extranjeras, se viene produciendo en Singapur por etapas desde el 1 de enero de 2020. En el caso de las solicitudes nacionales directas (por ejemplo, primeras presentaciones, divisionales o solicitudes de tipo convenio), la vía extranjera ya estaba cerrada desde el 1 de enero de 2020. La siguiente etapa afecta a las solicitudes en fase nacional del PCT que tienen una reivindicación de prioridad y una fecha de presentación internacional igual o posterior al 1 de enero de 2020, es decir, con un plazo de presentación de 30 meses igual o posterior al 1 de julio de 2021. Estadísticamente, se espera que estas solicitudes PCT en fase nacional constituyan la mayor parte de todas las solicitudes de patente presentadas en Singapur. El último grupo de solicitudes afectado por el cierre, relativamente reducido, son las solicitudes PCT en fase nacional sin reivindicación de prioridad (es decir, basadas en primeras presentaciones PCT realizadas a partir del 1 de enero de 2020).

Con el cierre de la vía extranjera hay menos opciones de examen entre las que elegir y un único conjunto de plazos, por lo que los solicitantes y profesionales extranjeros tendrán menos confusión. Por otro lado, hay que decidir más rápido cuál de las dos opciones de examen principales, la búsqueda y el examen combinados (es decir, la «vía local») o el examen basado en un informe de búsqueda extranjero adecuado (es decir, la «vía mixta»), resulta más apropiada para una solicitud concreta. El plazo para solicitar el examen, de 36 meses desde la fecha de prioridad o desde la fecha de la primera presentación, según proceda, llega relativamente pronto tras la entrada en fase nacional, que es la modalidad de presentación más habitual en Singapur. Aunque la vía local puede elegirse en cualquier caso, conlleva una tasa oficial más alta, de casi 500 USD más que la vía mixta.

Para aprovechar en lo posible los resultados de la búsqueda del PCT, a continuación se ofrecen algunas recomendaciones generales basadas en el contenido del Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (o de la Opinión Escrita de la Administración encargada de la Búsqueda Internacional si no se presentó una solicitud de examen preliminar):

• Si el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (IPRP) indica que se han buscado todas las reivindicaciones y que son válidas frente al estado de la técnica, el solicitante puede plantearse solicitar el examen sobre la base del Informe de Búsqueda Internacional (ISR).
• Si el IPRP indica que se han buscado todas las reivindicaciones pero persisten objeciones de validez o de claridad, y las referencias citadas en el ISR incluyen solo documentos en inglés o tienen equivalentes en inglés, el solicitante puede plantearse solicitar el examen sobre la base del ISR.
• Si el IPRP indica que se han buscado todas las reivindicaciones pero persisten objeciones de validez o de claridad, y las referencias citadas en el ISR incluyen documentos que no están en inglés y carecen de equivalentes en inglés, el solicitante puede plantearse solicitar la búsqueda y el examen combinados. Así se puede evitar que el examinador le pida preparar la traducción de esos documentos.
• Si el IPRP indica que existen objeciones de falta de unidad y se han buscado todas las reivindicaciones, el solicitante puede plantearse solicitar el examen sobre la base del ISR. En cambio, si el IPRP indica que existen objeciones de falta de unidad y algunas de las reivindicaciones no se han buscado, el solicitante puede plantearse solicitar la búsqueda y el examen combinados. En ambos casos, antes de presentar la solicitud pueden presentarse las modificaciones o los argumentos oportunos para responder a las objeciones de falta de unidad, y conviene revisar las reivindicaciones para asegurarse de que la materia de mayor interés figure en el primer grupo de reivindicaciones. Si aun así se plantean objeciones de falta de unidad, se examinará el primer grupo de reivindicaciones y no será posible elegir otro grupo.
• Si el IPRP indica que no se han buscado todas las reivindicaciones, el solicitante puede plantearse solicitar la búsqueda y el examen combinados. Esto debería ofrecer una nueva oportunidad para que se busquen y examinen todas las reivindicaciones.

Cabe señalar que las reivindicaciones dirigidas a métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal se consideran no patentables en Singapur. Estas reivindicaciones deben eliminarse o modificarse como reivindicaciones de primer o segundo uso médico, según proceda, antes de seguir adelante con una de las opciones anteriores.

Para acelerar el proceso de examen, el solicitante puede plantearse solicitar la participación en el PPH, si es factible, aprovechando los amplios acuerdos PPH bilaterales y multilaterales que Singapur mantiene con oficinas de patentes socias. Por ejemplo, el PCT-PPH puede utilizarse si el IPRP es favorable y la Administración encargada de la Búsqueda Internacional es una oficina participante en el programa piloto GPPH. Según las estadísticas disponibles, las solicitudes de Singapur que se tramitan por el PPH tienen, de media, un plazo desde la solicitud de PPH hasta la primera notificación de la oficina inferior a 6 meses, una tasa de concesión superior al 90 % y una tasa de aprobación en la primera notificación de entre el 60 y el 70 %.

Otra característica del sistema de examen de fondo de Singapur es un calendario de tramitación relativamente compacto, en el que el proceso de examen debe concluir en un plazo de 18 meses desde la fecha de la primera notificación de la oficina. En la práctica, es posible que el solicitante no reciba más de dos notificaciones antes de que el examinador concluya el proceso de examen emitiendo el informe de examen. Aunque existe la posibilidad de revisar un informe de examen mixto o negativo (es decir, un reexamen), deben abonarse tasas adicionales considerables. Para evitar incurrir en estos costes y trámites adicionales, el solicitante puede plantearse la opción de una entrevista con el examinador si se emite una segunda notificación, antes de presentar la respuesta. La entrevista puede ser más productiva si se facilita de antemano al examinador un orden del día y las modificaciones propuestas para que las considere.

A diferencia del plazo más tardío y el enfoque ligero asociados a la vía extranjera, se espera que la tramitación de las solicitudes de patente de Singapur exija en adelante un enfoque más activo, para gestionar tanto la presión del calendario como las cuestiones de fondo. A su vez, esto exigirá que el agente de patentes de Singapur sea un experto no solo en los aspectos sustantivos del derecho de patentes de Singapur, sino también en la tecnología correspondiente. El agente de patentes de Singapur también debe estar preparado para ofrecer una estrategia de respuesta sin contar con el resultado de un examen previo en una solicitud correspondiente.

Con la profundidad técnica que aportan más de 30 profesionales de patentes con cualificación técnica y los conocimientos acumulados durante muchos años de gestión directa del examen de fondo, nuestro equipo de Spruson & Ferguson (Asia) está bien preparado para abordar cualquier cuestión de examen de fondo que pueda surgir. Si necesita ayuda con sus casos en Singapur, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Autor: Le Hong Minh

SOCIO PRINCIPAL, DIRECTOR EN SINGAPUR, LÍDER DE INGENIERÍA / TIC EN ASIA PATENTES: INGENIERÍA Y TIC, DISEÑOS