Materia patentable: un juego de habilidad

El Tribunal Federal de Australia acaba de dictar en junio una sentencia (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) sobre la patentabilidad de cuatro patentes de innovación divisionales australianas, 2016101967, 2017101097, 2017101098 y 2017101629, propiedad de Aristocrat, un fabricante australiano de máquinas de juego de fama mundial. La sentencia fue favorable a Aristocrat y acogió sus alegaciones de que la máquina de juego tal como se reivindica en las patentes de innovación constituye una manner of manufacture (en el derecho australiano, una «forma de fabricación» patentable) y, por tanto, no está excluida de la materia patentable. Es un buen resultado para Aristocrat, al menos por ahora, ya que una docena de otras solicitudes divisionales de la misma solicitud original 2015210489 (presentada en 2015 y rechazada por tratarse de materia no patentable) están siendo rechazadas ahora por IP Australia por motivos de manner of manufacture.

Aristocrat tuvo una experiencia similar en Estados Unidos. La máquina de juego también se presentó para su protección mediante patente en ese país: la solicitud de patente estadounidense 14/823,536 (presentada en 2015 y rechazada por tratarse de materia no patentable), una solicitud de continuación parcial 15/149,060 (presentada en 2016 y rechazada por tratarse de materia no patentable) y otra solicitud de continuación parcial 15/428, 813 (presentada en 2017 y finalmente concedida en enero de 2020).

Además de celebrar otra sentencia que confirma la patentabilidad de las invenciones relacionadas con el software (la máquina de juego tal como se reivindica es una mezcla de hardware y software), nos preguntamos: ¿por qué tuvo Aristocrat que llegar tan lejos para obtener una decisión favorable? La respuesta es importante porque la mayoría de los solicitantes de patentes de software no cuentan con los recursos financieros de una empresa tan grande como Aristocrat. Esta sentencia ofrece pasos concretos que tanto los agentes de patentes como los innovadores pueden dar para reducir desde el principio el riesgo de objeción por materia patentable.

Empezamos la investigación por la decisión con la que IP Australia rechazó estas patentes de innovación por tratarse de materia no patentable, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, que Aristocrat recurrió.

1. Balance de probabilidades

Como se indica en el apartado [12] de la decisión de IP Australia, «el estándar de prueba aplicable en el presente caso es el balance de probabilidades. Debo aceptar la solicitud si me consta, según el balance de probabilidades, que la solicitud cumple la Ley. Si no me consta, puedo rechazarla». Es decir, el delegado del Comisionado (o examinador) valora, al examinar una solicitud de patente, toda la información presentada en la memoria descriptiva de la patente y decide si una objeción, incluida la de materia patentable, es más aplicable que no. En otras palabras, cuanta más información favorable haya en la memoria, menos probable es que el examinador plantee una objeción. Traducido a un primer paso concreto en el proceso de patentación para agentes de patentes e innovadores, consiste en aportar más información favorable en la memoria respecto de la objeción por materia patentable. Aunque a veces resulta un poco confuso saber cuál puede ser esa información favorable, IP Australia ofreció amablemente alguna orientación en la decisión. Esta orientación se refiere a la contribución técnica al estado de la técnica y al respaldo de esa contribución, y se analiza a continuación.

2. Contribución técnica al estado de la técnica

Aunque las memorias de las patentes de innovación en cuestión describían con detalle cómo funciona la invención, parecía haber menos información sobre la contribución técnica (avance, efectos o mejoras técnicas) que la invención aporta al estado de la técnica.

En la parte de «antecedentes de la invención» de la memoria se afirmaba que «existe la necesidad de sistemas de juego alternativos», pero a lo largo de toda la memoria no se mencionaba por qué se necesita un sistema de juego alternativo ni por qué el sistema de juego reivindicado es el diseño deseado. En pocas palabras, la ventaja de la invención sobre el estado de la técnica no se describió en la memoria tanto como quizá podría haberse hecho. Aunque en Australia y en Estados Unidos tiene sentido no detallar el estado de la técnica para evitar que la solución parezca obvia a la luz de este (con la perspectiva que da el paso del tiempo), sigue siendo necesario subrayar la contribución técnica que la invención aporta al estado de la técnica.

Esto es especialmente importante para las invenciones de software, porque la contribución técnica es uno de los elementos clave en los que el delegado basa su evaluación de la materia patentable. En este caso, el delegado identificó en los apartados [46] a [54] una serie de aspectos de la invención, pero concluyó que ninguno de ellos aporta una contribución técnica al estado de la técnica. Aristocrat también enumeró en el apartado [55] una serie de aspectos, de la (a) a la (g), que consideraba contribuciones técnicas al estado de la técnica, pero el delegado no aceptó ninguno:

«En la medida en que sea necesario identificar una “contribución técnica”, un “efecto técnico”, la solución de un “problema técnico” o una “mejora en la tecnología informática”, las invenciones de las Patentes en cuestión confieren al menos las siguientes ventajas técnicas: (a) Una máquina de juego que incorpora una disposición física específica de componentes y ofrece un nuevo juego de características; (b) El juego de características de la invención puede activarse desde cualquier juego base y otro juego de características, e iniciarse en una gama de máquinas y sistemas de juego. Esta flexibilidad confiere ventajas técnicas y no técnicas sustanciales a los diseñadores y operadores de juegos (es decir, los locales con licencia), entre ellas ahorros de costes y eficiencias de diseño; (c) Los símbolos configurables, con las múltiples funciones descritas, confieren una ventaja técnica sustancial, ya que permiten lograr esas funciones con un conjunto más reducido de símbolos; (d) La posibilidad de otorgar premios de distintos tipos y valores mediante los símbolos configurables confiere una ventaja técnica sustancial, ya que el diseñador del juego puede implementar con mayor facilidad las características deseadas de la máquina de juego, entre ellas alcanzar el retorno teórico al jugador (RTP). Esto tiene además la ventaja de no afectar a la estructura de pagos del juego base subyacente; (e) La indicación visual de los valores de los premios garantizados a los jugadores confiere ventajas técnicas y no técnicas sustanciales, ya que los jugadores son notificados al instante de las ganancias en el juego de características y obtienen satisfacción de ese conocimiento, en particular al informar visualmente al jugador de las posibles ganancias; (f) La característica de rodillos independientes (apartado 31 supra) confiere una ventaja técnica sustancial, ya que el diseñador del juego puede implementar con mayor precisión el RTP teórico requerido. Además, permite superponer la invención y aplicarla a los juegos base existentes; (g) La característica HYPERLINK confiere las ventajas técnicas sustanciales descritas en Aristocrat ’15 en [55]».

El segundo paso concreto para los agentes de patentes y los innovadores es reflexionar a fondo sobre el problema que existe en la técnica e identificar la contribución técnica de la invención en la que trabajan. La contribución técnica debe aclararse ya en la memoria para inclinar a favor del solicitante el balance de probabilidades. Esto facilitará mucho la respuesta al delegado o examinador.

3. Respaldo de la contribución

No basta con afirmar que una o varias características de la invención constituyen una contribución técnica. Para que el delegado acepte una característica como contribución técnica, tiene que haber respaldo para ella en la memoria. Como se indica en el apartado [64] de la decisión de IP Australia, «como se ha señalado antes, la afirmación de “eficiencias de diseño” como “implementar con mayor precisión el RTP teórico requerido” no está respaldada por la descripción». También hay comentarios similares en los apartados [58] y [60]. Esto significa que el delegado no encontró en la memoria la información que explicara por qué la invención permite mejorar las «eficiencias de diseño».

La constatación de falta de respaldo no es rara durante el examen de patentes. Por ejemplo, a veces los innovadores se limitan a afirmar como contribuciones técnicas que su algoritmo es más rápido, más seguro, etc., pero no aclaran qué características de su invención dan lugar a un algoritmo más rápido y más seguro. Los agentes de patentes deben indagar más preguntando por qué es más rápido y más seguro. Si lo que hace que el algoritmo se ejecute más rápido es simplemente que lo ejecute una CPU más potente (en lugar de, por ejemplo, un menor uso de memoria por parte del algoritmo), o lo que lo hace más seguro es simplemente ejecutarlo en un entorno seguro (en lugar de, por ejemplo, incorporar un nuevo método criptográfico), entonces la contribución técnica de la invención podría no ser el algoritmo en sí, sino la forma singular de interactuar con la CPU más potente o con el entorno seguro.

Es evidente que el proceso de pensamiento para identificar el respaldo de la contribución técnica permite también caracterizar con más exactitud la contribución técnica de la invención. Por supuesto, ser un poco general es también una estrategia para dar una interpretación amplia de la invención, pero sigue haciendo falta información suficiente en la memoria (por ejemplo, más realizaciones) para respaldar esa interpretación amplia según el balance de probabilidades. Por eso, el tercer paso concreto para los agentes de patentes y los innovadores es dedicar más tiempo a identificar los detalles que respaldan la contribución técnica reivindicada y aclarar esos detalles en la memoria.

Un ejemplo

La patente de innovación australiana 2018100463 es una patente de software certificada relativa al procesamiento del lenguaje, que redactamos recientemente siguiendo los pasos anteriores para una startup de Sídney. Mantuvimos varias conversaciones con el inventor sobre el software al preparar la memoria, con el fin de reducir el riesgo en materia patentable. Se certificó sin que se planteara ninguna objeción de materia patentable durante la certificación.

Cuando los agentes de patentes y los innovadores siguen los pasos concretos anteriores, el resultado es una memoria de patente lo más sólida posible. Esto ahorra tiempo y costes.

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Autor: Qi-Zhang