Materia patentable: un juego de habilidad

En junio se dictó una sentencia (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) del Tribunal Federal de Australia sobre la elegibilidad de la materia de cuatro patentes de innovación divisionales australianas 2016101967, 2017101097, 2017101098 y 2017101629, propiedad de Aristocrat, un fabricante australiano de máquinas de juego de fama mundial. La sentencia fue favorable a Aristocrat, al confirmar sus alegaciones de que la máquina de juego tal como se reivindica en las patentes de innovación es una «manner of manufacture» (forma de fabricación) y, por tanto, no está excluida de la materia patentable. Es un buen resultado para Aristocrat, al menos por ahora, ya que una docena de otras solicitudes divisionales de la misma solicitud madre 2015210489 (presentada en 2015 y rechazada por no ser materia patentable) están siendo rechazadas ahora por IP Australia por motivos de «manner of manufacture».

Aristocrat vivió una experiencia similar en Estados Unidos. La máquina de juego también se presentó para su protección por patente en EE. UU.: la solicitud de patente estadounidense 14/823,536 (presentada en 2015 y rechazada por no ser materia patentable), una solicitud de continuación parcial 15/149,060 (presentada en 2016 y rechazada por no ser materia patentable) y una nueva solicitud de continuación parcial 15/428, 813 (presentada en 2017 y finalmente concedida en enero de 2020).

Además de celebrar otra sentencia que confirma la patentabilidad de las invenciones relacionadas con el software (la máquina de juego tal como se reivindica es una mezcla de hardware y software), nos preguntamos: ¿por qué tuvo Aristocrat que llegar tan lejos para obtener una decisión favorable? La respuesta a esta pregunta es importante porque la mayoría de los solicitantes de patentes de software no tienen los recursos financieros de una empresa tan grande como Aristocrat. Esta sentencia ofrece pasos prácticos que tanto los agentes de patentes como los innovadores pueden dar para reducir desde el principio el riesgo de objeciones sobre la materia.

Empezamos la investigación por la resolución de IP Australia que rechazó estas patentes de innovación por no ser materia patentable, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, que Aristocrat recurrió.

• Balance de probabilidades

Como se indica en el párrafo [12] de la resolución de IP Australia, «el estándar de prueba aplicable en el presente caso es el balance de probabilidades. Debo aceptar la solicitud si estoy convencido, según el balance de probabilidades, de que la solicitud cumple la Ley. Si no estoy convencido, puedo denegar la solicitud». Es decir, el delegado del Comisario (o examinador) juzga, al examinar una solicitud de patente, toda la información presentada en la memoria de la patente y decide si una objeción, incluida la objeción sobre la materia, es más aplicable que no. En otras palabras, cuanta más información favorable haya en la memoria de la patente, menos probable es que el examinador plantee una objeción. Traducido a un primer paso práctico en el proceso de patentación para agentes de patentes e innovadores, consiste en aportar más información favorable en la memoria de la patente con respecto a la objeción sobre la materia. Aunque a veces resulta algo confuso saber cuál podría ser esa información favorable, IP Australia ofreció amablemente alguna orientación en la resolución. Esta orientación se refiere a la contribución técnica al estado de la técnica y al respaldo de dicha contribución, y se analiza a continuación.

• Contribución técnica al estado de la técnica

Aunque las memorias de las patentes de innovación en cuestión describían con detalle cómo funciona la invención, parecía haber menos información sobre la contribución técnica (avance, efectos o mejoras técnicas) que la invención aporta al estado de la técnica.

En la parte de «antecedentes de la invención» de la memoria se afirmaba que «existe la necesidad de sistemas de juego alternativos», sin mencionar en ningún lugar de la memoria por qué se necesita un sistema de juego alternativo ni por qué el sistema de juego reivindicado es el diseño deseado. En pocas palabras, la ventaja de la invención sobre el estado de la técnica no se describió tanto como quizá podría haberse hecho en la memoria. Aunque en Australia y en EE. UU. tiene sentido no detallar el estado de la técnica para evitar que la solución parezca obvia a la luz de este (con la perspectiva del tiempo), sigue siendo necesario destacar la contribución técnica que la invención aporta al estado de la técnica.

Esto es especialmente importante para las invenciones de software, porque la contribución técnica es uno de los elementos clave en los que el delegado basa la evaluación de la materia. En este caso, el delegado identificó en los párrafos [46] a [54] una serie de aspectos de la invención, pero concluyó que ninguno de ellos aporta una contribución técnica al estado de la técnica. Aristocrat también enumeró en el párrafo [55] una serie de aspectos (a) a (g) que considera contribuciones técnicas al estado de la técnica, pero el delegado no aceptó ninguno:

«En la medida en que sea necesario identificar una “contribución técnica”, un “efecto técnico”, la solución de un “problema técnico” o una “mejora de la tecnología informática”, las invenciones de las Patentes en Cuestión confieren al menos las siguientes ventajas técnicas:

(a) Una máquina de juego que incorpora una disposición física específica de componentes y ofrece un nuevo juego de características;

(b) El juego de características de la invención puede activarse desde cualquier juego base y otro juego de características e iniciarse en una gama de máquinas y sistemas de juego. Esta flexibilidad confiere ventajas técnicas y no técnicas sustanciales a los diseñadores y operadores de juegos (es decir, los locales con licencia), incluidos ahorros de costes y eficiencias de diseño;

(c) Los símbolos configurables, con las múltiples funciones descritas, confieren una ventaja técnica sustancial, ya que permiten lograr esas funciones con un conjunto menor de símbolos;

(d) La posibilidad de otorgar premios de distintos tipos y valores mediante los símbolos configurables confiere una ventaja técnica sustancial, ya que el diseñador del juego puede implementar más fácilmente las características deseadas de la máquina de juego, incluido el logro del retorno teórico al jugador (RTP). Esto tiene además la ventaja de no afectar a la estructura de pagos del juego base subyacente;

(e) La indicación visual de los valores de premio garantizados a los jugadores confiere ventajas técnicas y no técnicas sustanciales, ya que los jugadores son notificados al instante de las ganancias del juego de características y obtienen satisfacción de ese conocimiento, incluso al informar visualmente al jugador de las posibles ganancias;

(f) La característica de carretes independientes (párr. 31 supra) confiere una ventaja técnica sustancial, ya que el diseñador del juego puede implementar con mayor precisión el RTP teórico requerido. Además, permite superponer y aplicar la invención a los juegos base existentes;

(g) La característica HYPERLINK confiere ventajas técnicas sustanciales descritas en Aristocrat ’15 en [55]».

El segundo paso práctico para los agentes de patentes y los innovadores es reflexionar a fondo sobre el problema del estado de la técnica e identificar la contribución técnica de la invención en la que trabajan. La contribución técnica debe aclararse desde el principio en la memoria de la patente para inclinar a favor del solicitante el balance de probabilidades. Esto facilitará mucho la respuesta al delegado o examinador.

• Respaldo de la contribución

No basta con afirmar que una o varias características de la invención constituyen una contribución técnica. Para que el delegado acepte una característica como contribución técnica, debe haber respaldo en la memoria de la patente. Como se indica en el párrafo [64] de la resolución de IP Australia, «como se ha señalado anteriormente, la afirmación de “eficiencias de diseño” como “implementar con mayor precisión el RTP teórico requerido” no está respaldada por la descripción». Se encuentran comentarios similares en los párrafos [58] y [60]. Esto significa que el delegado no encontró en la memoria de la patente la información que explique por qué la invención puede mejorar las «eficiencias de diseño».

La constatación de falta de respaldo no es rara durante el examen de patentes. Por ejemplo, a veces los innovadores se limitan a afirmar que su algoritmo es más rápido, más seguro, etc., como contribuciones técnicas, pero no aclaran qué características de su invención dan lugar a un algoritmo más rápido y más seguro. Los agentes de patentes deben indagar más preguntando por qué es más rápido y más seguro. Si lo que hace que el algoritmo se ejecute más rápido es simplemente que lo ejecuta una CPU más potente (en lugar de, por ejemplo, un menor uso de memoria por parte del algoritmo) o lo que lo hace más seguro es simplemente ejecutarlo en un entorno seguro (en lugar de, por ejemplo, implicar un nuevo método criptográfico), entonces la contribución técnica de la invención podría no ser el algoritmo per se, sino la forma única de interactuar con la CPU más potente o con el entorno seguro.

Es evidente que el proceso de pensamiento para identificar el respaldo de la contribución técnica permite además caracterizar con más precisión la contribución técnica de la invención. Por supuesto, ser algo general también es una estrategia para ofrecer una interpretación amplia de la invención, pero sigue haciendo falta información suficiente (por ejemplo, más realizaciones) en la memoria de la patente para respaldar la interpretación amplia según el balance de probabilidades. Por tanto, el tercer paso práctico es que los agentes de patentes y los innovadores dediquen más tiempo a identificar los detalles que respaldan la contribución técnica reivindicada y a aclarar esos detalles en la memoria de la patente.

Un ejemplo

La patente de innovación australiana 2018100463 es una patente de software certificada relacionada con el procesamiento del lenguaje, que redactamos recientemente siguiendo los pasos anteriores para una empresa emergente de Sídney. Mantuvimos varias conversaciones con el inventor sobre el software al preparar la memoria de la patente para reducir el riesgo relativo a la materia. Fue certificada sin que se planteara ninguna objeción sobre la materia durante la certificación.

Cuando los agentes de patentes y los innovadores dan los pasos prácticos anteriores, se obtiene una memoria de patente lo más sólida posible. Esto ahorra tiempo y costes.

Autor: Qi- Zhang