Nouryon defiende sus patentes rusas y euroasiáticas frente a las acciones de nulidad de BASF

PETOŠEVIĆ Russia representó recientemente a Nouryon, líder mundial en productos químicos especiales, en los procedimientos de nulidad presentados contra sus patentes en Rusia y en la Unión Económica Euroasiática por la empresa química alemana BASF SE. A finales de 2019, en su empeño por comercializar de forma independiente una composición tensioactiva en el enorme mercado minero de Rusia, BASF presentó tres acciones de nulidad contra tres patentes de Nouryon (una patente euroasiática y dos rusas) que cubren en Rusia el tensioactivo en cuestión. La patente euroasiática de Nouryon tiene una fecha de prioridad anterior a la de las dos patentes rusas, que reivindican nuevos desarrollos de la invención inicial protegida por la patente euroasiática y, por tanto, tienen un alcance de reivindicaciones más estrecho. De las dos patentes rusas, la primera (la patente madre) cubre el método de producción y el uso del tensioactivo, mientras que la segunda, derivada de una solicitud divisional, cubre la propia composición tensioactiva.

Los argumentos de BASF

BASF presentó las acciones de nulidad contra las patentes euroasiática y rusas de Nouryon ante la Cámara de Disputas de Patentes (CPD) de la oficina rusa de PI el 29 de noviembre y el 12 de diciembre de 2019, respectivamente. Los principales argumentos de BASF contra la patente euroasiática fueron la falta de aplicabilidad industrial, de novedad y de actividad inventiva. Contra las patentes rusas, los argumentos fueron la falta de novedad, la falta de actividad inventiva y también la divulgación insuficiente. La diferencia en los motivos de nulidad podría explicarse por los distintos enfoques en la evaluación de la aplicabilidad industrial en las solicitudes de patente rusas y euroasiáticas. Según la ley rusa, una invención es industrialmente aplicable si puede utilizarse en la industria, mientras que la legislación euroasiática implica además que la descripción debe contener ejemplos suficientes para respaldar el alcance de las reivindicaciones. En esencia, BASF sostuvo que las tres patentes carecían de novedad, que eran obvias para un experto en la materia y que los ejemplos aportados no respaldaban todo el alcance de las reivindicaciones.

Nuestra respuesta respecto a la patente euroasiática

Argumentamos que la interpretación de BASF de varias características de las reivindicaciones independientes de la patente euroasiática era incorrecta y que la empresa alemana había construido sus objeciones de novedad sobre esa interpretación. También aportamos documentos del estado de la técnica para demostrar que el grado de generalización de las características reivindicadas en las reivindicaciones independientes era admisible, e insistimos en que los ejemplos de la descripción respaldaban plenamente el alcance de las reivindicaciones. En cuanto a la objeción de actividad inventiva, presentamos un análisis detallado de los 27 documentos del estado de la técnica citados, que mostraba que algunas de las características distintivas no se divulgaban en los documentos aportados y que no había información en esos documentos sobre el efecto técnico reivindicado que resulta de dichas características distintivas. Durante la primera audiencia, el 17 de febrero de 2020, la CPD no aceptó algunos de los documentos de BASF como prueba del estado de la técnica y sugirió que BASF abordara la cuestión de la actividad inventiva en la siguiente audiencia, si podía demostrar que los documentos rechazados estaban a disposición del público antes de la fecha de prioridad de la patente impugnada. Al principio, la CPD pensó que era posible examinar la cuestión de la novedad durante la primera audiencia y quizá esperaba tomar la decisión final ese mismo día, por falta de novedad, pero el debate resultó ser inesperadamente complejo, por lo que la audiencia se aplazó a otra fecha para seguir debatiendo la cuestión de la novedad y, si era necesario, examinar las cuestiones de la actividad inventiva y de la divulgación insuficiente. Sorprendentemente, durante la segunda audiencia, BASF retiró su oposición, quizá debido a los resultados de las audiencias relativas a las patentes rusas, que tuvieron lugar entre la primera y la segunda audiencia de la patente euroasiática.

Nuestros argumentos respecto a las patentes rusas

Aunque el 20 de febrero de 2020 se celebraron audiencias separadas para cada una de las patentes rusas, las cuestiones debatidas fueron muy similares. Nuestros principales argumentos giraron en torno a la interpretación incorrecta por parte de BASF de la información divulgada en el documento del estado de la técnica en el que basó su argumento de falta de novedad. La CPD coincidió con nuestro punto de vista y confirmó que las características divulgadas en el estado de la técnica citado no eran idénticas a las identificadas en las reivindicaciones independientes de las patentes rusas. La CPD rechazó el argumento de BASF de que «no era necesario demostrar que el efecto técnico derivado de las características distintivas era conocido por el estado de la técnica porque las características no eran esenciales». La CPD decidió que todas las características eran, en efecto, esenciales y que su influencia en el resultado técnico no se divulgaba en el estado de la técnica. La CPD confirmó también que los ejemplos de la descripción respaldan el alcance de las reivindicaciones y que, por tanto, la descripción divulga la esencia de la invención reivindicada de forma suficientemente clara para que un experto en la materia pueda ejecutarla. La CPD desestimó las acciones de nulidad de BASF.

La importancia de la resolución

Al haber defendido con éxito las tres patentes, Nouryon ha conservado el derecho exclusivo a comercializar el tensioactivo en Rusia y a concederlo en licencia a terceros. Este caso es también interesante porque subraya la diferencia de enfoque en la nulidad de las patentes euroasiáticas y rusas ante la CPD de la oficina rusa de PI, en particular que la divulgación insuficiente no es aplicable como motivo de nulidad de las patentes euroasiáticas. El plazo de apelación de las decisiones que la CPD dictó respecto a las dos patentes rusas ha vencido y las decisiones son firmes.

Autora: Natalia Osipenko, PETOŠEVIĆ Russia www.petosevic.com