Preguntas y respuestas con un abogado de patentes: el estado de la técnica

Este artículo ha sido escrito por Brendan Mezzapica y Gary Nockde Spruson and Ferguson

Esta serie temática de artículos responderá a algunas preguntas habituales del derecho de patentes. La serie comienza con un análisis del estado de la técnica.

¿Qué es el estado de la técnica?

Una definición simplificada de «estado de la técnica» es cualquier información públicamente disponible que exista en cualquier momento antes de la fecha en que se presenta una solicitud de patente para una invención.1 La legislación australiana ha establecido que la información es públicamente accesible si el material puede ser consultado «por derecho» por el público. El estado de la técnica no tiene límite de antigüedad: una reliquia de miles de años aún puede considerarse estado de la técnica. El estado de la técnica incluye no solo la información hecha pública en Australia, sino también la información hecha pública en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un libro que pueda tomarse prestado en una biblioteca de Mongolia puede considerarse estado de la técnica para una solicitud de patente australiana presentada posteriormente. El estado de la técnica suele establecer el contexto o el marco de una invención, pero también puede ser un obstáculo para obtener una patente válida.

¿Qué importancia tiene el estado de la técnica?

Puede concederse una patente para una invención que sea, entre otros requisitos, nueva (es decir, novedosa) e inventiva (es decir, no evidente). La evaluación de si una invención es nueva y no evidente se realiza tomando como referencia el estado de la técnica. Por ello, el estado de la técnica desempeña un papel decisivo para determinar si una invención es patentable (es decir, si puede concederse una patente válida para una invención) o si una patente existente es válida.

¿Qué ocurre si se encuentra estado de la técnica contra una solicitud de patente?

Durante el examen de una solicitud de patente, los examinadores de patentes suelen encontrar uno o varios documentos del estado de la técnica que pueden ser relevantes para la invención divulgada en la solicitud. El examinador puede argumentar que la invención no es patentable porque un documento del estado de la técnica ya ha descrito o mostrado la invención al público, con lo que la invención deja de ser nueva o resulta evidente. Como abogados de patentes, solemos buscar diferencias entre el estado de la técnica y la invención, por sutiles que sean. Trabajamos con esas diferencias para modificar la solicitud de patente y definir con más claridad la invención o para presentar argumentos al examinador que expliquen por qué la invención es nueva e inventiva a la vista del estado de la técnica.

¿Qué puede considerarse estado de la técnica?

Existen varias formas o tipos de estado de la técnica que pueden reconocerse según la jurisdicción. Normalmente, el estado de la técnica puede clasificarse como información contenida en un documento públicamente disponible o información hecha pública mediante la realización de un acto.2. Algunos ejemplos de documentos reconocidos en Australia como estado de la técnica son:

Publicaciones de patentes (incluidas las solicitudes de patente y las patentes, estén o no vigentes) Libros Artículos de revistas científicas Revistas Folletos Cómics3 Fotografías Sitios web y páginas web (incluidos los vídeos de YouTube) Carteles Grabaciones sonoras y CD Bases de datos informáticas

Determinados actos también pueden considerarse estado de la técnica:

Divulgaciones orales (por ejemplo, en ferias comerciales, congresos, seminarios, demostraciones o similares); La venta o la oferta de venta de un producto que incorpore la invención; El uso comercial de la invención;

A la vista de lo anterior, es imprescindible mantener la invención en secreto y no usarla comercialmente antes de solicitar la protección de la patente.

¿Qué no se considera estado de la técnica?

De la definición de estado de la técnica se desprende que la información que no esté públicamente disponible antes de la presentación de la solicitud de patente generalmente no puede considerarse estado de la técnica.4. En consecuencia, cualquier información de carácter confidencial no puede utilizarse como estado de la técnica, aunque se produzca antes de presentar la solicitud de patente. Un ejemplo típico son los secretos comerciales. Otro ejemplo es el caso en que se ha hecho una divulgación en una solicitud provisional de patente y no se ha presentado ninguna otra solicitud de patente asociada. Esto se debe a que el contenido de una solicitud provisional de patente no se publica y permanece secreto.

Puede haber casos en los que sea inevitable divulgar una invención a terceros antes de solicitar la protección de la patente. En tales casos, es muy aconsejable disponer de un acuerdo de confidencialidad (NDA) específico y debidamente redactado para garantizar que la divulgación se realiza de forma confidencial. Una advertencia: el uso comercial de una invención, incluso en secreto o de forma confidencial, puede invalidar potencialmente una solicitud de patente presentada posteriormente. La razón de prohibir el patentamiento de una invención que se ha utilizado en secreto es que el titular de la patente disfrutaría de un monopolio prolongado más allá del plazo máximo legal de una patente 5. Cabe señalar que el uso de una invención en el contexto de ensayos o experimentos razonables generalmente está exento de considerarse uso secreto.

Preguntas y respuestas con un abogado de patentes: el estado de la técnica

¿Qué ventajas tiene una búsqueda de estado de la técnica?

Una búsqueda de estado de la técnica realizada por profesionales puede aportar varios beneficios comerciales y estratégicos. La calidad y la amplitud de una búsqueda profesional son en gran medida proporcionales al presupuesto invertido. Si el valor de la protección de patente para una invención es alto, puede merecer la pena invertir una cantidad razonable de tiempo y dinero en una búsqueda de estado de la técnica de calidad. Una forma de búsqueda de estado de la técnica es la búsqueda de patentabilidad, que puede realizarse antes de presentar una solicitud de patente o tras la concesión de una patente.

Si se realiza antes de la presentación, una búsqueda de patentabilidad trata de descubrir el estado de la técnica que pueda ser un obstáculo para obtener una patente válida para una invención. La búsqueda puede ayudar a determinar si la invención es única y si merece la pena buscar la protección de la patente. Si se realiza tras la concesión de una patente, una búsqueda de patentabilidad (o de validez) trata de descubrir el estado de la técnica que pueda ser relevante para la novedad y la actividad inventiva de una invención tal como se reivindica en una patente concedida. La búsqueda puede realizarse antes de comercializar la patente (por ejemplo, mediante licencias) o de iniciar una acción de defensa (por ejemplo, un procedimiento por infracción) para proporcionar eficazmente una indicación de la «solidez» de la patente.

Otra búsqueda útil que conviene considerar es la de libertad de operación o de infracción (que podría ser un tema de debate aparte). Brevemente, una búsqueda de infracción puede realizarse antes de desarrollar o lanzar un producto al mercado para analizar y mitigar el riesgo de infringir patentes existentes. La búsqueda se limitará normalmente a encontrar patentes activas o en vigor en las jurisdicciones en las que el producto se vaya a explotar comercialmente. Las búsquedas de estado de la técnica pueden ser complejas y muy técnicas. Se recomienda encarecidamente buscar el asesoramiento y la ayuda de un abogado de patentes cualificado antes de emprender estas búsquedas.

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Si podemos ayudarte o tienes alguna pregunta sobre lo anterior, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

1. La fecha a la que se hace referencia es la «fecha de prioridad», que es la fecha en que se presenta una primera solicitud de patente para la invención. En una familia de solicitudes de patente, cada solicitud puede compartir la misma fecha de prioridad.

2. En Australia existe otra categoría de estado de la técnica denominada documentos de «Whole of Contents» (contenido completo), que es la información contenida en determinadas memorias descriptivas de patentes australianas publicadas en la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud de patente, o con posterioridad a ella. Estos documentos de «Whole of Contents» solo son relevantes para evaluar la novedad (es decir, el carácter nuevo) y no la actividad inventiva (es decir, la no evidencia) de la invención.

3. Un cómic del Pato Donald se utilizó como estado de la técnica para rechazar una solicitud de patente neerlandesa. https://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/

4. Véase la excepción de la nota 2 relativa a un documento «Whole of Contents».

5. En Australia, una patente estándar tiene un plazo máximo de protección de 20 años desde la fecha de la patente. Este plazo puede prorrogarse en determinadas circunstancias para el objeto relativo a «sustancias farmacéuticas».

Autores:

Brendan Mezzapica (Spruson and Ferguson)

PATENTES: INGENIERÍA, DISEÑOS

brendan.mezzapica@spruson.com

Gary Nock (Spruson and Ferguson)

PATENTES: INGENIERÍA

gary.nock@spruson.com