Las SEP y las condiciones FRAND en Europa: ¿se acerca Alemania al enfoque adoptado en el Reino Unido?

Escrito por Andrew White, socio y agente de patentes del Reino Unido y europeo, y Andreas Wietzke, socio y agente europeo de patentes, marcas y diseños, de la firma de propiedad intelectual Mathys & Squire

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (el Tribunal Supremo) ha emitido recientemente su resolución escrita en el litigio en curso entre Sisvel y Haier (KZR 36/17). Sisvel gestiona un pool de patentes LTE y LTE-A (4G) basado principalmente en un conjunto de patentes esenciales 4G adquiridas a Nokia en 2011/12.

En esta resolución, el Tribunal Federal de Justicia hizo referencia explícita a la jurisprudencia del Reino Unido al citar al juez Birss (J. Birss) en la resolución Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat), y sostuvo que el infractor de una patente esencial para una norma (SEP) tiene la responsabilidad de participar en las negociaciones del contrato de licencia de una «manera orientada al objetivo» y que las «tácticas dilatorias» no son compatibles con la voluntad de celebrar un contrato de licencia de una manera orientada al objetivo.

La resolución sostiene también que el titular de una patente no tiene que ofrecer licencias con una «tarifa uniforme» para que se consideren FRAND, lo que bien podría tener repercusiones en la forma de calcular las tasas de regalías de las SEP para su uso en otros sectores, como el del automóvil.

Hechos del caso: el presente caso se basaba en la patente europea EP 852885, presentada originalmente por Nokia en 1996, que se refiere a la negociación de la velocidad de datos durante el establecimiento de una llamada entre una estación móvil y una red de comunicaciones móviles. Haier distribuyó y ofreció teléfonos móviles y tabletas en la Feria Internacional de Electrónica de Berlín en septiembre de 2014. Sisvel consideró que esos teléfonos móviles y tabletas eran compatibles con la norma GPRS, que está bajo la responsabilidad del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). En abril de 2013, Sisvel se había comprometido ante el ETSI (como están obligados a hacer quienes desean incluir patentes como parte de la norma establecida por el ETSI) a conceder a Haier la licencia de la patente en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND), y se dirigió a Haier en ese sentido.

Las partes no lograron ponerse de acuerdo, por lo que en 2014 Sisvel demandó a Haier. Sisvel consideró que la oferta de los teléfonos móviles y tabletas infringía sus derechos de patente y exigió a Haier que cesara en su conducta, facilitara información, rindiera cuentas, destruyera y retirara los productos y reconociera su obligación de pagar una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a Haier en consecuencia, al considerar que la patente era válida y había sido infringida y al desestimar una defensa de Haier basada en que Sisvel había retrasado las negociaciones. Sin embargo, en apelación, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, aunque consideró que la patente seguía siendo válida y había sido infringida, no concedió una orden de cesación al estimar que la oferta de Sisvel a Haier no era FRAND, porque era más alta que una oferta que había hecho a otra parte (Hisense, un fabricante chino de teléfonos). En su defensa, Sisvel alegó que la tarifa ofrecida a Hisense era inferior a una tarifa FRAND debido a circunstancias especiales de ese acuerdo.

Abuso de posición dominante La resolución del Tribunal Regional Superior de Düsseldorf fue recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia, que concluyó que Sisvel, como titular de la patente, ocupaba una posición dominante, en síntesis porque la tecnología patentada no puede sustituirse por otra tecnología y seguir cumpliendo la norma correspondiente (en la Europa continental los litigios sobre SEP se resuelven normalmente al amparo del derecho de la competencia, mientras que en el Reino Unido se resuelven normalmente al amparo del derecho contractual). Dado que Sisvel ocupaba una posición dominante, la cuestión era, por tanto, si había abusado de esa posición.

El Tribunal Federal no coincidió con el Tribunal Regional Superior en que ello significara necesariamente que Sisvel hubiera abusado de su posición dominante. Por el contrario, el Tribunal Federal sostuvo que (traducido libremente del alemán al inglés):

«Una acción ejercitada por un titular de patente con posición dominante en el mercado que se ha comprometido ante una organización de normalización a conceder licencias en condiciones FRAND puede constituir un abuso de su posición dominante si y en la medida en que sea apta para impedir que los productos conformes a la norma entren o permanezcan disponibles en el mercado.»

El Tribunal Federal señaló que, aunque las solicitudes de medidas de cesación pueden ser abusivas, al titular de una SEP no se le prohíbe hacer valer su patente solicitando una orden de cesación. Solo se aprecia abuso si el infractor no está dispuesto a tomar una licencia de la SEP en condiciones razonables y no discriminatorias, y el Tribunal Federal afirmó que:

«Por tanto, constituye un abuso de la posición dominante que el titular de la patente ejercite pretensiones de cesación, destrucción y retirada de productos aunque el infractor le haya hecho una oferta incondicional para celebrar un contrato de licencia en condiciones que el titular no puede rechazar sin infringir la prohibición de abuso o de discriminación.

Además, una acción para hacer valer tales pretensiones también puede considerarse abusiva si el infractor aún no ha aceptado celebrar un contrato de licencia en determinadas condiciones razonables, pero la responsabilidad de ello recae en el titular de la patente por no haber hecho esfuerzos suficientes para cumplir la responsabilidad especial asociada a la posición dominante y permitir que un infractor en principio dispuesto a obtener una licencia celebre un contrato de licencia en condiciones razonables.»

En resumen, el titular de la patente tiene una responsabilidad especial, a la luz de su posición dominante, de participar suficientemente en las negociaciones de un contrato de licencia en condiciones FRAND.

No discriminatorio Sobre la cuestión de si la tarifa ofrecida a Hisense significaba que la oferta hecha a Haier no era FRAND, el Tribunal Federal sostuvo, y es importante, que:

«El titular de la patente con posición dominante no está obligado, en principio, a conceder licencias a modo de «tarifa uniforme» que otorgue condiciones iguales a todos los usuarios.»

En resumen, por tanto, el titular de una patente puede aceptar condiciones contractuales y tarifas de licencia diferentes si existe una justificación objetiva para la diferenciación, por ejemplo, si son las mejores que pueden lograrse comercialmente:

«Dado que las condiciones adecuadas de una relación contractual, en particular un precio adecuado, no se determinan habitualmente de forma objetiva, sino que solo pueden determinarse como resultado de procesos de mercado negociados (posiblemente similares), la participación seria y orientada al objetivo de la empresa que busca una licencia en la negociación de condiciones contractuales adecuadas tiene una importancia decisiva.»

La carga de demostrar voluntad recae en el infractor Sin embargo, el infractor también tiene la responsabilidad de mostrar voluntad, y el Tribunal Federal señaló que: «el infractor, por su parte, debe declarar clara e inequívocamente su disposición a celebrar un contrato de licencia con el titular de la patente en condiciones razonables y no discriminatorias y debe además participar posteriormente en las negociaciones del contrato de licencia de manera orientada al objetivo». El Tribunal Federal hizo entonces referencia explícita a la jurisprudencia del Reino Unido y citó la resolución del juez Birss en Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (lea aquí el artículo de Mathys & Squire sobre esta resolución), en la que el juez Birss afirmó:

«Un licenciatario dispuesto debe ser aquel que esté dispuesto a tomar una licencia FRAND en las condiciones que sean efectivamente FRAND.» El Tribunal Federal dejó claro que, si bien un infractor puede solicitar información suficiente para formular una oferta FRAND concreta, las tácticas dilatorias no son compatibles con la voluntad de celebrar un contrato de licencia de manera orientada al objetivo. El Tribunal Federal observó que el Tribunal Regional Superior había supuesto erróneamente que Haier había aceptado celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, y afirmó que:

«El Tribunal de Apelación vio correctamente que la declaración de la demandada de 12 de diciembre de 2013, es decir, más de un año después de la primera notificación de la infracción, no cumplía los requisitos exigibles a un infractor dispuesto a obtener una licencia, solo por el factor tiempo. Un infractor que guarda silencio durante varios meses ante la notificación de la infracción indica, por tanto, de manera habitual que no está interesado en obtener una licencia.»

Conclusión

Por lo tanto, el Tribunal Federal de Justicia falló a favor de Sisvel y concedió además una indemnización por daños y perjuicios, al considerar que, en principio, esta no constituía un abuso de posición dominante, ya que un titular de patente solo puede oponerse a la reclamación de daños y perjuicios de otro titular con una reclamación de daños y perjuicios propia.

Perspectiva del Reino Unido Aunque existen diferencias en la forma de tratar los litigios sobre SEP y FRAND en el Reino Unido y en Alemania debido a la distinta aplicación del derecho contractual y del derecho de la competencia, las referencias específicas a la jurisprudencia del Reino Unido en esta resolución del Tribunal Federal de Justicia alemán sugieren que probablemente veremos un tratamiento más uniforme de los litigios sobre SEP y FRAND en toda Europa.

Además, la conclusión de que una tarifa FRAND no es inamovible y puede variar plantea importantes consideraciones para otros sectores, como el del automóvil. En el sector de las telecomunicaciones, las tasas de regalías FRAND de las SEP pueden calcularse como un porcentaje del precio de venta del terminal: típicamente el 5 % para las SEP 3G y hasta el 10 % para las SEP 4G. Ese cálculo no parecería justo en el ámbito del automóvil, donde, podría decirse, la importancia de la tecnología de telecomunicaciones objeto de las SEP es menor que en un dispositivo móvil. Por tanto, la presente resolución puede allanar el camino a cálculos de tasas de regalías diferentes según el ámbito de uso.

Perspectiva alemana El Tribunal Federal de Justicia sigue los pasos para las negociaciones FRAND establecidos por Huawei/ZTE (C-170/13) y las obligaciones de ambas partes. Cabe señalar que la redacción utilizada en la comunicación entre las partes podría marcar la diferencia a la hora de evaluar si una oferta de licencia o la declaración de disposición a tomar una licencia se ajusta a las obligaciones mencionadas. Debe tenerse especial cuidado cuando esa comunicación se gestione en el ámbito comercial, al nivel de los responsables de decisión de la empresa, sin la participación del equipo de litigios.

Además, la resolución menciona la admisibilidad de los acuerdos de licencia de cartera aun cuando solo una patente forme parte del litigio por infracción. Esos posibles acuerdos de licencia de cartera solo tienen la restricción de que no se obligue al infractor a contratar una licencia de patentes que no sean SEP y de que el infractor que prevé un producto solo en una zona geográfica limitada no sufra desventaja por tal acuerdo. Si bien la restricción geográfica suele ser menos importante en los casos de telecomunicaciones, esto puede influir en la forma en que los titulares de SEP deben agrupar sus carteras de patentes.

Autor: Mathys & Squire