WANN SIND GEBÜHREN FÜR ÜBERZÄHLIGE PATENTANSPRÜCHE IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND ÜBERHÖHT?

Einleitung

Im Jahr 2020 führten sowohl IP Australia als auch das Intellectual Property Office of New Zealand („IPONZ“) aktualisierte Gebührenordnungen ein, deren neue Gebührenstrukturen sich auf die Zahlung von Gebühren für überzählige Patentansprüche auswirken. Dieser Artikel beleuchtet Aspekte dieser Änderungen und weitere Faktoren, die bei der Entscheidung über die optimale Anzahl von Patentansprüchen in beiden Rechtsordnungen zu berücksichtigen sind.

Überblick/Grundlagen

Bei der Einreichung einer Patentanmeldung in Australien oder Neuseeland hat die Anzahl der anhängigen Patentansprüche keinen Einfluss auf die amtlichen Anmeldegebühren.

In Australien können Gebühren für überzählige Patentansprüche nur bei der Annahme (d. h. Zulassung) der Anmeldung anfallen, und zwar auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt anhängigen Patentansprüche. Daher ist es im Allgemeinen nicht nachteilig, eine große Zahl von Patentansprüchen zur Prüfung vorzulegen.

In Neuseeland richten sich die Gebühren für überzählige Patentansprüche nach der Höchstzahl der Patentansprüche, die zu irgendeinem Zeitpunkt während des Prüfungsverfahrens anhängig waren. Sofern es sich nicht um eine große Zahl von Patentansprüchen handelt, kann jedoch die Einreichung einer freiwilligen Änderung zur Verringerung der Anspruchszahl vor dem Prüfungsantrag mehr kosten als die zu zahlenden Gebühren für überzählige Patentansprüche.

In beiden Rechtsordnungen kann die Zahlung von Gebühren für überzählige Patentansprüche kosteneffizient sein im Vergleich zu den Kosten und der Unsicherheit nachträglicher Änderungen nach der Erteilung, insbesondere in Nichtigkeitsverfahren.

Australien

– Gebühren für überzählige Patentansprüche sind nach der Zahl der angenommenen Patentansprüche zu zahlen

Seit dem 1. Oktober 2020 sind Gebühren für überzählige Patentansprüche bei der Annahme auf der Grundlage der Zahl der angenommenen Patentansprüche wie folgt zu zahlen:

• 125 AU$ für jeden überzähligen Patentanspruch bei mehr als 20 und höchstens 30 Patentansprüchen; und
• 250 AU$ für jeden überzähligen Patentanspruch bei mehr als 30 Patentansprüchen.

Da sich die Gebühren nach der Zahl der angenommenen Patentansprüche richten, ist es nicht nachteilig, eine große Zahl von Patentansprüchen zur Prüfung vorzulegen. Etwas überraschend hat IP Australia die Einführung einer neuen Gebührenordnung nicht genutzt, um die Kosten für die Prüfung von Anmeldungen mit vielen Patentansprüchen wieder hereinzuholen, indem die Gebühren für überzählige Patentansprüche bereits zum Zeitpunkt des Prüfungsantrags oder früher fällig würden.

Eine Änderung zur Verringerung der Anspruchszahl beim Eintritt in die nationale Phase oder bei der Stellung des Prüfungsantrags ist daher weder kosteneffizient noch notwendig. Die kostengünstigste Möglichkeit, die Zahl der Patentansprüche bei Bedarf zu verringern, besteht im Allgemeinen darin, dies zusammen mit anderen Änderungen zu tun (z. B. bei der Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid).

– Freiwillige Änderungen nach der Annahme oder Erteilung

Seit dem 1. Oktober 2020 sind 250 AU$ für jeden zusätzlich aufgenommenen Patentanspruch zu zahlen, wenn eine vorgeschlagene Änderung nach der Annahme die Zahl der Patentansprüche in der vollständigen Beschreibung erhöht und die Gesamtzahl der Patentansprüche nach der Änderung 20 übersteigt. Wichtig: In diesem Fall ist die Gebühr nicht auf die Patentansprüche oberhalb von 20 beschränkt, sondern fällt für jeden eingefügten zusätzlichen Patentanspruch an, sobald die Gesamtzahl nach der Änderung 20 übersteigt.

Erhöht eine Änderung nach der Annahme dagegen die Gesamtzahl der Patentansprüche von 15 auf höchstens 20, fällt keine Gebühr für überzählige Patentansprüche an.

Auf diese Änderung sollte man achten: Beträgt die Zahl der Patentansprüche bei der Annahme oder Erteilung beispielsweise 15 und beantragt ein Anmelder eine Änderung nach der Annahme/Erteilung, um zusätzliche Patentansprüche einzufügen, gilt Folgendes:

• Das Hinzufügen von sechs zusätzlichen Patentansprüchen, sodass nach der Änderung insgesamt 21 vorliegen, würde 1500 AU$ (6 x 250 AU$) an Gebühren für überzählige Patentansprüche kosten
• Das Hinzufügen von fünf zusätzlichen Patentansprüchen, sodass nach der Änderung insgesamt 20 vorliegen, würde keine Gebühren für überzählige Patentansprüche verursachen

In beiden Fällen fällt für eine Änderung nach der Annahme eine amtliche Gebühr von 250 AU$ an.

Die Kosten des sechsten zusätzlichen Patentanspruchs könnten in diesem Szenario daher als überhöht gelten. Beziehen sich alle sechs zusätzlichen Patentansprüche auf Ausführungsformen von kommerzieller Bedeutung, würde das Streichen eines weniger wichtigen Patentanspruchs aus dem ursprünglichen Anspruchssatz oder das Zusammenfassen der Merkmale zweier anderer abhängiger Patentansprüche zu einem einzigen Patentanspruch bei der Änderung der Anmeldung eine erhebliche Gebühr (1500 AU$) sparen.

Neuseeland

– Gebühren für überzählige Patentansprüche sind nach der Höchstzahl der Patentansprüche zu einem beliebigen Zeitpunkt der Prüfung zu zahlen

Im Gegensatz zu Australien scheinen die am 13. Februar 2020 eingeführten Änderungen der Gebührenordnung beim IPONZ darauf abzuzielen, die Kosten für die Prüfung großer Zahlen von Patentansprüchen in einer einzigen Anmeldung wieder hereinzuholen. Bei Anmeldungen, für die der Prüfungsantrag am oder nach dem 13. Februar 2020 gestellt wird, fallen Gebühren für überzählige Patentansprüche an, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Prüfung 30 oder mehr Patentansprüche anhängig sind; sie werden auf der Grundlage der Höchstzahl der Patentansprüche während der Prüfung berechnet. Die Gebühren sind bei der Annahme der Anmeldung zu zahlen.

120 NZ$ sind für jeden fünften Patentanspruch oberhalb der ersten 25 zu irgendeinem Zeitpunkt der Prüfung anhängigen Patentansprüche zu zahlen, unabhängig davon, ob die Anspruchszahl vor der Annahme verringert wird. Wird der Prüfungsantrag beispielsweise mit 50 Patentansprüchen gestellt und die Anspruchszahl vor der Annahme auf 20 verringert, sind auf der Grundlage der Höchstzahl von 50 Patentansprüchen Gebühren für überzählige Patentansprüche von 600 NZ$ zu zahlen.

Da in Neuseeland die Erteilung einer Direction to Request Examination (Aufforderung zur Stellung des Prüfungsantrags) in den letzten Jahren selten, wenn nicht gar nie vorgekommen zu sein scheint, sollten Patentanwälte proaktiv dafür sorgen, dass ihre Mandanten sich vor Ablauf der Frist für den Prüfungsantrag der möglichen Gebühren für überzählige Patentansprüche bewusst sind. Gebühren für überzählige Patentansprüche lassen sich verringern oder vermeiden, indem vor dem Prüfungsantrag ein Antrag auf freiwillige Änderung zur Verringerung der Anspruchszahl gestellt wird. Der Wert dieser Strategie hängt jedoch von der Zahl der vor der möglichen Änderung anhängigen Patentansprüche ab. Umfasst der ursprüngliche Anspruchssatz beispielsweise 100 Patentansprüche, wären bei der Annahme Gebühren für überzählige Patentansprüche von 1800 NZ$ zu zahlen, wenn der Prüfungsantrag ohne Antrag auf Anspruchsänderungen gestellt wird. Dieser Betrag ließe sich je nach Komplexität der Änderung mindestens halbieren, indem vor dem Prüfungsantrag ein Antrag auf freiwillige Änderung gestellt wird, um die Zahl der Patentansprüche auf 29 oder weniger zu verringern.

Umfasst der ursprüngliche Anspruchssatz dagegen zwischen 30 und 50 Patentansprüche, kann ein Antrag auf freiwillige Änderung zur Verringerung der Anspruchszahl auf 29 oder weniger angesichts der Kosten der Änderung nicht kosteneffizient sein, und es kann für den Anmelder in diesem Fall vorteilhaft sein, alle Patentansprüche prüfen zu lassen.

Teilanmeldungen in Neuseeland

Bei Teilanmeldungen beträgt die Frist für den Prüfungsantrag fünf Jahre ab dem Anmeldetag der letzten Stammanmeldung. Angesichts der derzeitigen Praxis des IPONZ sollte eine Teilanmeldung mit den ursprünglichen Patentansprüchen der ursprünglichen Stammanmeldung in der Kette eingereicht und später geändert werden, um einen bevorzugten Anspruchssatz für die Prüfung aufzunehmen. In der Praxis werden neuseeländische Teilanmeldungen häufig an oder kurz vor der Fünfjahresfrist eingereicht, sodass vor dem Prüfungsantrag wenig oder keine Zeit für Anspruchsänderungen bleibt. Das kann teuer werden, wenn die ursprüngliche Stammanmeldung viele Patentansprüche enthält; es ist daher vorteilhaft, mögliche Probleme mit überhöhten Anspruchszahlen lange vor diesen Fristen zu erkennen, damit genügend Zeit bleibt, sie anzugehen.

Strategien zur Verringerung oder Vermeidung von Gebühren für überzählige Patentansprüche

Sowohl in Australien als auch in Neuseeland stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, Gebühren für überzählige Patentansprüche zu verringern oder zu vermeiden. Übliche Strategien sind das Zusammenfassen von Merkmalen eines oder mehrerer abhängiger Patentansprüche zu einem einzigen Patentanspruch und die mehrfache Rückbeziehung abhängiger Patentansprüche auf einen oder mehrere unabhängige Patentansprüche. Jeder mehrfach abhängige Patentanspruch wird in Australien wie in Neuseeland nur als ein einziger Patentanspruch gezählt.

Wann die Zahlung von Gebühren für überzählige Patentansprüche nicht überhöht ist

Oft wird viel Zeit und Mühe darauf verwendet, die Anspruchszahlen zu verringern, um Gebühren für überzählige Patentansprüche zu senken oder zu vermeiden – aber lohnt sich das immer? Die Kosten eines Patentanspruchs entstehen beim Abfassen der Anmeldung, wobei der Patentanwalt den weitaus größten Teil seiner Abfassungszeit damit verbringt, über den genauen Wortlaut jedes Patentanspruchs nachzudenken. Die Entscheidung, zusätzliche Gebühren zu zahlen, um einige dieser spezifischen Ausführungsformen zu behalten, ist manchmal eine lohnende Versicherung. Abhängige Patentansprüche werden oft so abgefasst, dass sie ausdrücklich kommerzielle Produkte oder bevorzugte Ausführungsformen von Erfindungen abdecken. Folglich schützen abhängige Patentansprüche häufig Details, die die für den Anmelder wichtigeren Aspekte der Erfindung beschreiben. Zusätzliche abhängige Patentansprüche auf ein Erzeugnis dürften wegen der leichteren Durchsetzbarkeit wertvoller sein als solche auf ein Verfahren.

Wird ein Patent in Australien oder Neuseeland angegriffen, müssen alle Patentansprüche des Patents für nichtig erklärt werden, damit das Patent für nichtig erklärt wird. Je mehr Patentansprüche ein Patent hat, desto größer ist die Herausforderung für jeden, der versucht, es für nichtig erklären zu lassen. Mehrere unabhängige Patentansprüche machen ein Patent oft schwerer angreifbar, und die Chancen eines Wettbewerbers, Ihr Patent „zu Fall zu bringen“, sinken mit jedem abhängigen Patentanspruch weiter, der eine nützliche Rückfallposition bietet. Jeder Patentanspruch eines Patents kann die Kosten eines Widerrufsversuchs erheblich erhöhen, und eine große Zahl von Patentansprüchen kann folglich als nützliche Abschreckung dienen.

Anmelder sollten auch den möglichen Bedarf berücksichtigen, die Patentansprüche zu ändern, um Angriffen auf die Rechtsbeständigkeit zu begegnen. Die Erlaubnis zur Änderung zur Abwehr eines Angriffs auf die Rechtsbeständigkeit wird nach dem Ermessen des Gerichts erteilt (eine Liste von Leitlinien für die Ermessensausübung findet sich in Apotex Pty Ltd v Les Laboratoires Servier (No 2) [2009] FCA 1019 at [86]-[88]). Wegen der Stützungserfordernisse wird die Erlaubnis zur Änderung möglicherweise eher erteilt, wenn die in einen Patentanspruch einzuführenden Merkmale bereits im Anspruchssatz vorhanden sind. Einzelne abhängige Patentansprüche, die sich leicht in einen breiteren Patentanspruch einfügen lassen, verringern die Komplexität und damit die Kosten von Änderungen nach der Erteilung.

Empfehlung

Die kosteneffizienteste Strategie, um in Australien die Zahl der Patentansprüche zu verringern und so Gebühren für überzählige Patentansprüche zu senken oder zu vermeiden, besteht im Allgemeinen darin, dies zusammen mit anderen Änderungen zu tun (z. B. bei der Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid), wobei Änderungen zur Verringerung der Anspruchszahl zu jedem Zeitpunkt vor der Annahme der Anmeldung vorgenommen werden können. In Neuseeland dagegen können Gebühren für überzählige Patentansprüche vor dem Prüfungsantrag ein wichtiger Gesichtspunkt sein. Anmelder sollten auch den möglichen Nutzen zusätzlicher Patentansprüche für den Fall eines späteren Angriffs auf die Rechtsbeständigkeit bedenken.

Autoren:

Dr. Marie Kidd

PATENTANWÄLTIN

Dr. Simon Potter

PRINCIPAL, LEITER CHEMIE / LIFE SCIENCES AUSTRALIEN PATENTE: CHEMIE & LIFE SCIENCES