¿CUÁNDO ES EXCESIVO PAGAR TASAS POR REIVINDICACIONES ADICIONALES EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA?

Introducción

En 2020, tanto IP Australia como la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda («IPONZ») introdujeron tarifas actualizadas, con nuevas estructuras que afectan al pago de las tasas por reivindicaciones adicionales. Este artículo analiza aspectos de estos cambios y otros factores que deben tenerse en cuenta al decidir el número óptimo de reivindicaciones en ambas jurisdicciones.

Resumen/Nociones básicas

Al presentar una solicitud de patente en Australia o Nueva Zelanda, el número de reivindicaciones pendientes no influye en las tasas oficiales de presentación.

En Australia, las tasas por reivindicaciones adicionales solo pueden devengarse en el momento de la aceptación (es decir, la admisión) de la solicitud, en función del número de reivindicaciones pendientes en ese momento. Por ello, en general no hay ningún inconveniente en presentar un gran número de reivindicaciones para su examen.

En Nueva Zelanda, las tasas por reivindicaciones adicionales se calculan según el número máximo de reivindicaciones pendientes en cualquier momento del procedimiento de examen. Sin embargo, salvo que el número de reivindicaciones sea elevado, presentar una modificación voluntaria para reducirlo antes de solicitar el examen puede costar más que las tasas por reivindicaciones adicionales pagaderas.

En ambas jurisdicciones, el pago de las tasas por reivindicaciones adicionales puede resultar rentable en comparación con el coste y la incertidumbre de las modificaciones posteriores a la concesión, en particular durante los procedimientos de nulidad.

Australia

– Las tasas por reivindicaciones adicionales se pagan en función del número de reivindicaciones aceptadas

Desde el 1 de octubre de 2020, las tasas por reivindicaciones adicionales se pagan en el momento de la aceptación, en función del número de reivindicaciones aceptadas, del siguiente modo:

• 125 AU$ por cada reivindicación adicional superior a 20 e igual o inferior a 30; y
• 250 AU$ por cada reivindicación adicional superior a 30.

Como las tasas se calculan según el número de reivindicaciones aceptadas, no hay ningún inconveniente en presentar un gran número de reivindicaciones para su examen. Algo sorprendentemente, IP Australia no ha aprovechado la introducción de las nuevas tarifas para intentar recuperar el coste de examinar solicitudes con un gran número de reivindicaciones mediante el pago de tasas por reivindicaciones adicionales en el momento de solicitar el examen o antes.

Presentar una modificación para reducir el número de reivindicaciones, ya sea al entrar en la fase nacional o al solicitar el examen, no resulta por tanto rentable ni necesario. La forma más rentable de reducir el número de reivindicaciones, si fuera preciso, es en general hacerlo a la vez que otras modificaciones (por ejemplo, al responder a un informe de examen).

– Modificaciones voluntarias posteriores a la aceptación o la concesión

Desde el 1 de octubre de 2020, si una modificación propuesta tras la aceptación aumenta el número de reivindicaciones de la memoria descriptiva completa y el número total de reivindicaciones supera las 20 tras la modificación, se deben pagar 250 AU$ por cada reivindicación adicional que se incluya. Es importante señalar que, en este supuesto, la tasa no se limita a las reivindicaciones que excedan de 20, sino que se aplica a cada reivindicación adicional insertada si el total tras la modificación supera las 20.

En cambio, si una modificación posterior a la aceptación eleva el número total de reivindicaciones de 15 a 20 o menos, no se aplica ninguna tasa por reivindicaciones adicionales.

Este cambio merece atención porque, por ejemplo, si el número de reivindicaciones en el momento de la aceptación o la concesión es de 15 y el solicitante presenta una petición de modificación posterior a la aceptación o a la concesión para insertar reivindicaciones adicionales:

• Añadir seis reivindicaciones adicionales para llegar a un total de 21 tras la modificación costaría 1500 AU$ (6 x 250 AU$) en tasas por reivindicaciones adicionales
• Añadir cinco reivindicaciones adicionales para llegar a un total de 20 tras la modificación no generaría ninguna tasa por reivindicaciones adicionales

En cada caso se aplicará además una tasa oficial de 250 AU$ por realizar una modificación posterior a la aceptación.

Por tanto, el coste de la sexta reivindicación adicional en este supuesto podría considerarse excesivo. Si las seis reivindicaciones adicionales se refieren a realizaciones de importancia comercial, suprimir una reivindicación menos importante del conjunto original o combinar las características de otras dos reivindicaciones dependientes en una sola al modificar la solicitud permitiría ahorrar una tasa considerable (1500 AU$).

Nueva Zelanda

– Las tasas por reivindicaciones adicionales se pagan en función del número máximo de reivindicaciones en cualquier momento del examen

A diferencia de Australia, los cambios en las tarifas de la IPONZ introducidos el 13 de febrero de 2020 parecen orientados a recuperar los costes asociados al examen de un gran número de reivindicaciones en una sola solicitud. En las solicitudes cuyo examen se solicite a partir del 13 de febrero de 2020, se aplican tasas por reivindicaciones adicionales si hay 30 o más reivindicaciones pendientes en cualquier momento del examen, y se calculan según el número máximo de reivindicaciones durante el examen. Las tasas se pagan en el momento de la aceptación de la solicitud.

Se deben pagar 120 NZ$ por cada grupo de cinco reivindicaciones que superen las primeras 25 pendientes en cualquier momento del examen, con independencia de que el número de reivindicaciones se reduzca antes de la aceptación. Por ejemplo, si se solicita el examen con 50 reivindicaciones y el número se reduce a 20 antes de la aceptación, se deben pagar 600 NZ$ en tasas por reivindicaciones adicionales, calculadas sobre el máximo de 50 reivindicaciones.

Como la emisión de un requerimiento para solicitar el examen en Nueva Zelanda parece ser infrecuente, si no inexistente, en los últimos años, los agentes deben actuar de forma proactiva para asegurarse de que sus clientes conozcan las posibles tasas por reivindicaciones adicionales antes de que venza el plazo para solicitar el examen. Las tasas por reivindicaciones adicionales pueden reducirse o evitarse presentando una petición de modificación voluntaria para reducir el número de reivindicaciones antes de solicitar el examen. Sin embargo, el valor de esta estrategia depende del número de reivindicaciones pendientes antes de la posible modificación. Por ejemplo, si el conjunto inicial incluye 100 reivindicaciones, se deberían pagar 1800 NZ$ en tasas por reivindicaciones adicionales en el momento de la aceptación si se solicita el examen sin presentar una petición de modificación de las reivindicaciones. Esta cantidad podría reducirse al menos a la mitad presentando una petición de modificación voluntaria para dejar el número de reivindicaciones en 29 o menos antes de solicitar el examen, según la complejidad de la modificación.

En cambio, si el conjunto inicial incluye entre 30 y 50 reivindicaciones, presentar una petición de modificación voluntaria para dejar el número de reivindicaciones en 29 o menos puede no ser rentable en vista del coste de la modificación, y en ese caso puede resultar beneficioso para el solicitante que se examinen todas las reivindicaciones.

Solicitudes divisionales en Nueva Zelanda

En el caso de las solicitudes divisionales, el plazo para presentar una petición de examen es de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud madre original de la cadena. Teniendo en cuenta la práctica actual de la IPONZ, una solicitud divisional debe presentarse con las reivindicaciones originales de la solicitud madre original de la cadena y modificarse después para incluir un conjunto preferido de reivindicaciones para el examen. En la práctica, las solicitudes divisionales neozelandesas suelen presentarse en el plazo de cinco años o poco antes de que venza, lo que deja poco o ningún tiempo para modificar las reivindicaciones antes de solicitar el examen. Esto puede resultar costoso cuando la solicitud madre original incluye un gran número de reivindicaciones, y conviene detectar con mucha antelación a estos plazos los posibles problemas derivados de un número excesivo de reivindicaciones para disponer de tiempo suficiente para resolverlos.

Estrategias para reducir o evitar las tasas por reivindicaciones adicionales

Tanto en Australia como en Nueva Zelanda existen varias opciones para reducir o evitar las tasas por reivindicaciones adicionales. Las estrategias habituales consisten en combinar las características de una o más reivindicaciones dependientes en una sola y en hacer depender varias reivindicaciones de una o más reivindicaciones independientes. Cada reivindicación con dependencias múltiples se cuenta como una sola reivindicación, tanto en Australia como en Nueva Zelanda.

Cuando pagar las tasas por reivindicaciones adicionales no es excesivo

A menudo se dedican mucho tiempo y esfuerzo a reducir el número de reivindicaciones para reducir o evitar estas tasas, pero ¿merece siempre la pena? El coste de una reivindicación de patente se origina cuando se redacta la solicitud: la gran mayoría del tiempo de redacción del agente se dedica a deliberar sobre la formulación precisa de cada reivindicación. La decisión de pagar tasas adicionales para conservar algunas de estas realizaciones concretas es a veces un seguro que merece la pena. Las reivindicaciones dependientes suelen redactarse para cubrir expresamente productos comerciales o realizaciones preferidas de las invenciones. En consecuencia, protegen con frecuencia detalles que describen los aspectos más importantes de la invención para el solicitante. Las reivindicaciones dependientes adicionales de producto probablemente sean más valiosas que las de procedimiento, por la mayor facilidad para hacerlas valer.

Si se impugna una patente en Australia o Nueva Zelanda, deben anularse todas sus reivindicaciones para que la patente quede anulada. Cuantas más reivindicaciones tiene una patente, mayor es el desafío para quien intente anularla. Las reivindicaciones independientes múltiples suelen dificultar la anulación de una patente, y las posibilidades de que un competidor «tumbe» su patente disminuyen aún más con cada reivindicación dependiente, que ofrece una útil posición de reserva. Cada reivindicación de una patente puede añadir un coste considerable a un intento de revocación y, por consiguiente, un gran número de reivindicaciones puede servir como un útil elemento disuasorio.

Los solicitantes también deben considerar la posible necesidad de modificar las reivindicaciones para responder a impugnaciones de validez. La autorización para modificar con el fin de hacer frente a una impugnación de validez se concede a discreción del tribunal (véase Apotex Pty Ltd v Les Laboratoires Servier (No 2) [2009] FCA 1019 en [86]-[88], donde figura una lista de directrices relevantes para el ejercicio de esa discrecionalidad). Debido a los requisitos de apoyo, es posible que se conceda con más probabilidad la autorización para modificar si las características que se proponen introducir en una reivindicación ya figuran en el conjunto de reivindicaciones. Las reivindicaciones dependientes individuales que pueden insertarse fácilmente en una reivindicación más amplia reducen la complejidad y, en consecuencia, el coste de las modificaciones posteriores a la concesión.

Recomendación

La estrategia más rentable para reducir el número de reivindicaciones con el fin de reducir o evitar las tasas por reivindicaciones adicionales en Australia es, en general, hacerlo a la vez que otras modificaciones (por ejemplo, al responder a un informe de examen), aunque las modificaciones para reducir el número de reivindicaciones pueden realizarse en cualquier momento antes de la aceptación de la solicitud. En cambio, en Nueva Zelanda las tasas por reivindicaciones adicionales pueden ser una consideración importante antes de solicitar el examen. Los solicitantes también deben tener en cuenta la posible utilidad de las reivindicaciones adicionales en caso de una impugnación de validez más adelante.

Autores:

Dra. Marie Kidd

AGENTE DE PATENTES

Dr. Simon Potter

SOCIO PRINCIPAL, RESPONSABLE DE QUÍMICA / CIENCIAS DE LA VIDA EN AUSTRALIA PATENTES: QUÍMICA Y CIENCIAS DE LA VIDA