Supreme Court verwirft Googles Anfechtung der PTAB-Doktrin der gefestigten Erwartungen
Die Richter lehnen eine Überprüfung von Ablehnungen der Patentüberprüfung ab, die darauf gestützt sind, wie lange Patentansprüche bereits in Kraft sind.
Von Giovanni Sapere
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Der U.S. Supreme Court hat es abgelehnt, eine Petition von Google zu verhandeln, die sich gegen die Berücksichtigung des Alters von Patenten durch das Patent Trial and Appeal Board bei Ermessensentscheidungen über die Ablehnung einer Überprüfung richtet. Die Entscheidung lässt die Verwaltungsdoktrin unangetastet, die langjährig bestehende Patentrechte vor Anfechtungen im Wege des inter partes review schützt.
Der Kampf um das Patentalter beim PTAB
Auf einer Anordnungsliste im Oktober hat der U.S. Supreme Court eine Petition für ein writ of certiorari abgelehnt, die Google eingereicht hatte, wie IPWatchdog berichtet. Der Streit dreht sich um die Doktrin der settled expectations, die das Patent Trial and Appeal Board innerhalb des U.S. Patent and Trademark Office entwickelt hat. Nach dieser Verwaltungspraxis können administrative Patentrichter ihr Ermessen ausüben und Petitionen für ein inter partes review, kurz IPR, ablehnen, wenn die angefochtenen Patentansprüche über einen längeren Zeitraum gültig und in Kraft geblieben sind und dadurch ein schutzwürdiges Vertrauen des Patentinhabers entstanden ist.
„[Googles] Ansatz würde, zu Ende gedacht, das rechtliche Regime, das die Ermessensentscheidungen des Direktors über die Einleitung eines Verfahrens regelt, grundlegend verändern.“
— U.S. Solicitor General
Von VirtaMoves vierzehn Jahre alten Rechten zur Mandamus-Überprüfung
Der Rechtsstreit begann, als Google ein IPR gegen Ansprüche beantragte, die der Patentinhaber VirtaMove hielt, so IPWatchdog. Das PTAB lehnte die Einleitung teilweise deshalb ab, weil das geistige Eigentum seit 14 Jahren in Kraft war und damit gefestigte Rechte begründet hatte. Im Januar wies das U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit Googles Antrag auf mandamus-Rechtsschutz zurück. Google reichte daraufhin im April seine Petition beim Supreme Court ein, unterstützt durch amicus curiae-Stellungnahmen von Gruppen der Automobil- und Computerindustrie, während Gruppen unabhängiger Erfinder Widerspruch äußerten.
Gesetzliche Grundlage und Ermessen bei der Verfahrenseinleitung
In ihren Gegenstellungnahmen wies VirtaMove darauf hin, dass nach 35 U.S.C. § 314(d) Entscheidungen des Boards darüber, ob eine Überprüfung eingeleitet wird, nicht anfechtbar bleiben, berichtete IPWatchdog. Der Patentinhaber betonte, dass die Quote der Ermessensablehnungen bei Patenten, die seit sechs Jahren in Kraft sind, nur um 4 Prozentpunkte von den allgemeinen Quoten der Ermessensablehnungen abweicht. Zur Unterstützung der Ablehnung des certiorari verwies der U.S. Solicitor General auf Präzedenzfälle in Cuozzo Speed Technologies v. Lee und U.S. v. Arthrex und machte geltend, dass der Direktor über ein breites Verwaltungsermessen verfüge, ohne dass eine gesetzliche Vorgabe die Einleitung erzwinge.
Folgen für Patentinhaber und Überprüfungsstrategie
In seinem am 29. September eingereichten Erwiderungsschriftsatz machte Google geltend, dass der America Invents Act keine zeitliche Begrenzung enthalte, die eine administrative Nichtigerklärung über die Laufzeit eines Patents hinweg ausschließe, so IPWatchdog. Mit der Weigerung des obersten Gerichts, einzugreifen, behält das USPTO die Befugnis, das Alter von Ansprüchen in seinen Verfahrensentscheidungen zu berücksichtigen, und wahrt damit die Stabilität für Unternehmen, die sich auf ausgereifte Innovations-Portfolios verlassen, gegenüber späten administrativen Anfechtungen.
