QUAND LE PAIEMENT DES TAXES POUR REVENDICATIONS EXCÉDENTAIRES EST-IL EXCESSIF EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE ?

Introduction

En 2020, IP Australia et l’Office de la propriété intellectuelle de Nouvelle-Zélande (« IPONZ ») ont tous deux introduit des barèmes de taxes actualisés, avec de nouvelles structures de taxes qui influent sur le paiement des taxes pour revendications excédentaires. Cet article examine certains aspects de ces changements et d’autres facteurs à prendre en compte lorsqu’il s’agit de décider du nombre optimal de revendications dans les deux juridictions.

Aperçu et notions de base

Lors du dépôt d’une demande de brevet en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le nombre de revendications en instance n’a aucune incidence sur les taxes officielles de dépôt.

En Australie, les taxes pour revendications excédentaires ne peuvent être exigibles qu’au moment de l’acceptation (c’est-à-dire de l’admission) de la demande, en fonction du nombre de revendications en instance à ce moment-là. Il n’y a donc généralement aucun inconvénient à présenter un grand nombre de revendications à l’examen.

En Nouvelle-Zélande, les taxes pour revendications excédentaires sont calculées sur le nombre maximal de revendications en instance à tout moment de la procédure d’examen. Toutefois, sauf si le nombre de revendications est élevé, le dépôt d’une modification volontaire visant à réduire le nombre de revendications avant de requérir l’examen peut coûter plus cher que les taxes pour revendications excédentaires dues.

Dans les deux juridictions, le paiement des taxes pour revendications excédentaires peut être rentable par rapport au coût et à l’incertitude des modifications postérieures à la délivrance, en particulier lors de procédures en nullité.

Australie

– Les taxes pour revendications excédentaires sont dues en fonction du nombre de revendications acceptées

Depuis le 1er octobre 2020, les taxes pour revendications excédentaires sont dues à l’acceptation, en fonction du nombre de revendications acceptées, comme suit :

• 125 AU$ pour chaque revendication excédentaire au-delà de 20 et jusqu’à 30 revendications incluses ; et
• 250 AU$ pour chaque revendication excédentaire au-delà de 30 revendications.

Comme les taxes sont calculées sur le nombre de revendications acceptées, il n’y a aucun inconvénient à présenter un grand nombre de revendications à l’examen. De façon un peu surprenante, IP Australia n’a pas profité de l’introduction d’un nouveau barème de taxes pour tenter de récupérer le coût de l’examen des demandes comportant de nombreuses revendications en exigeant le paiement des taxes pour revendications excédentaires au moment de la requête en examen ou plus tôt.

Déposer une modification afin de réduire le nombre de revendications, que ce soit à l’entrée en phase nationale ou lors de la requête en examen, n’est donc ni rentable ni nécessaire. Le moyen le plus économique de réduire le nombre de revendications, si cela est nécessaire, consiste généralement à le faire en même temps que d’autres modifications (par exemple, en répondant à un rapport d’examen).

– Modifications volontaires après l’acceptation ou la délivrance

Depuis le 1er octobre 2020, si une modification proposée après l’acceptation augmente le nombre de revendications dans la description complète et que le nombre total de revendications dépasse 20 après la modification, 250 AU$ sont dus pour chaque revendication supplémentaire ajoutée. Il importe de noter que, dans ce cas, la taxe ne se limite pas aux revendications au-delà de 20, mais s’applique à chaque revendication supplémentaire insérée dès lors que le total après modification dépasse 20.

En revanche, si une modification postérieure à l’acceptation fait passer le nombre total de revendications de 15 à 20 ou moins, aucune taxe pour revendications excédentaires ne s’applique.

C’est un changement à surveiller car, par exemple, si le nombre de revendications à l’acceptation ou à la délivrance est de 15 et qu’un demandeur dépose une requête de modification postérieure à l’acceptation ou à la délivrance pour insérer des revendications supplémentaires :

• Ajouter six revendications supplémentaires pour obtenir un total de 21 après modification coûterait 1 500 AU$ (6 x 250 AU$) de taxes pour revendications excédentaires
• Ajouter cinq revendications supplémentaires pour obtenir un total de 20 après modification n’entraînerait aucune taxe pour revendications excédentaires

Dans chaque cas, une taxe officielle de 250 AU$ s’appliquera pour le dépôt d’une modification postérieure à l’acceptation.

Le coût de la sixième revendication supplémentaire dans ce scénario pourrait donc être jugé excessif. Si les six revendications supplémentaires portent sur des modes de réalisation d’importance commerciale, supprimer une revendication moins importante du jeu de revendications initial ou combiner les caractéristiques de deux autres revendications dépendantes en une seule revendication lors de la modification de la demande permettrait d’économiser une somme substantielle (1 500 AU$).

Nouvelle-Zélande

– Les taxes pour revendications excédentaires sont dues en fonction du nombre maximal de revendications à tout moment de l’examen

Contrairement à l’Australie, les changements apportés au barème de taxes de l’IPONZ, entrés en vigueur le 13 février 2020, semblent viser à récupérer les coûts liés à l’examen d’un grand nombre de revendications dans une même demande. Pour les demandes dont l’examen est requis le 13 février 2020 ou après, des taxes pour revendications excédentaires s’appliquent si 30 revendications ou plus sont en instance à un moment quelconque de l’examen ; elles sont calculées sur le nombre maximal de revendications pendant l’examen. Les taxes sont dues à l’acceptation de la demande.

120 NZ$ sont dus pour chaque tranche de cinq revendications au-delà des 25 premières en instance à un moment quelconque de l’examen, que le nombre de revendications soit ou non réduit avant l’acceptation. Par exemple, si l’examen est requis avec 50 revendications et que ce nombre est réduit à 20 avant l’acceptation, des taxes pour revendications excédentaires de 600 NZ$ sont dues sur la base du maximum de 50 revendications.

Comme l’émission d’une Direction to Request Examination (injonction de requérir l’examen) en Nouvelle-Zélande semble rare, voire inexistante ces dernières années, les conseils en brevets devraient veiller de manière proactive à ce que leurs clients soient informés des éventuelles taxes pour revendications excédentaires avant la date limite de requête en examen. Ces taxes peuvent être réduites ou évitées en déposant une requête de modification volontaire pour réduire le nombre de revendications avant de requérir l’examen. Toutefois, l’intérêt de cette stratégie dépend du nombre de revendications en instance avant la modification éventuelle. Par exemple, si le jeu de revendications initial comprend 100 revendications, des taxes pour revendications excédentaires de 1 800 NZ$ seraient dues à l’acceptation si l’examen est requis sans dépôt d’une requête de modification des revendications. Ce montant pourrait être au moins divisé par deux en déposant une requête de modification volontaire pour ramener le nombre de revendications à 29 ou moins avant de requérir l’examen, selon la complexité de la modification.

En revanche, si le jeu de revendications initial comprend entre 30 et 50 revendications, déposer une requête de modification volontaire pour ramener le nombre de revendications à 29 ou moins peut ne pas être rentable compte tenu du coût de la modification, et il peut alors être avantageux pour le demandeur de faire examiner toutes les revendications.

Demandes divisionnaires en Nouvelle-Zélande

Pour les demandes divisionnaires, le délai pour déposer une requête en examen est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande mère initiale de la chaîne. Compte tenu de la pratique actuelle de l’IPONZ, une demande divisionnaire doit être déposée avec les revendications d’origine de la demande mère initiale de la chaîne, puis modifiée ultérieurement pour inclure un jeu de revendications préféré aux fins de l’examen. En pratique, les demandes divisionnaires néo-zélandaises sont souvent déposées au moment de l’échéance de cinq ans ou peu avant, ce qui laisse peu ou pas de temps pour modifier les revendications avant de requérir l’examen. Cela peut coûter cher lorsque la demande mère initiale comporte un grand nombre de revendications, et il est avantageux de repérer les problèmes liés à un nombre excessif de revendications bien avant ces échéances afin de disposer du temps nécessaire pour y remédier.

Stratégies pour réduire ou éviter les taxes pour revendications excédentaires

Plusieurs options existent, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, pour réduire ou éviter les taxes pour revendications excédentaires. Les stratégies courantes consistent à combiner les caractéristiques d’une ou de plusieurs revendications dépendantes en une seule revendication et à rattacher de façon multiple des revendications dépendantes à une ou plusieurs revendications indépendantes. Chaque revendication à dépendances multiples n’est comptée que pour une seule revendication, en Australie comme en Nouvelle-Zélande.

Quand le paiement des taxes pour revendications excédentaires n’est pas excessif

On consacre souvent beaucoup de temps et d’efforts à réduire le nombre de revendications pour réduire ou éviter les taxes pour revendications excédentaires, mais cela en vaut-il toujours la peine ? Le coût d’une revendication de brevet naît lors de la rédaction de la demande, la grande majorité du temps de rédaction du conseil en brevets étant consacrée à peser la formulation précise de chaque revendication. La décision de payer des taxes supplémentaires pour conserver certains de ces modes de réalisation spécifiques constitue parfois une police d’assurance utile. Les revendications dépendantes sont souvent rédigées pour couvrir expressément des produits commerciaux ou des modes de réalisation préférés des inventions. Par conséquent, elles protègent souvent des détails décrivant les aspects les plus importants de l’invention pour le demandeur. Des revendications dépendantes supplémentaires portant sur un produit sont probablement plus précieuses que celles portant sur un procédé, en raison d’une plus grande facilité de mise en application.

Si un brevet est contesté en Australie ou en Nouvelle-Zélande, toutes les revendications du brevet doivent être invalidées pour que le brevet le soit. Plus un brevet comporte de revendications, plus la tâche de celui qui tente de l’invalider est difficile. Plusieurs revendications indépendantes rendent souvent un brevet plus difficile à invalider, et les chances qu’un concurrent « élimine » votre brevet diminuent encore avec chaque revendication dépendante, qui offre une position de repli utile. Chaque revendication d’un brevet peut ajouter un coût substantiel à une tentative de révocation et, par conséquent, un grand nombre de revendications peut constituer un moyen de dissuasion utile.

Les demandeurs devraient également envisager la nécessité éventuelle de modifier les revendications pour répondre à des contestations de validité. L’autorisation de modifier pour répondre à une contestation de validité est accordée à la discrétion du tribunal (voir Apotex Pty Ltd v Les Laboratoires Servier (No 2) [2009] FCA 1019 aux paragraphes [86]-[88] pour une liste de lignes directrices relatives à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire). En raison des exigences de soutien, l’autorisation de modifier est potentiellement plus susceptible d’être accordée si les caractéristiques que l’on propose d’introduire dans une revendication figurent déjà dans le jeu de revendications. Des revendications dépendantes individuelles qui peuvent facilement être insérées dans une revendication plus large réduisent la complexité, et donc le coût, des modifications postérieures à la délivrance.

Recommandation

La stratégie la plus économique pour réduire le nombre de revendications afin de réduire ou d’éviter les taxes pour revendications excédentaires en Australie consiste généralement à le faire en même temps que d’autres modifications (par exemple, en répondant à un rapport d’examen), bien que des modifications visant à réduire le nombre de revendications puissent être effectuées à tout moment avant l’acceptation de la demande. En revanche, les taxes pour revendications excédentaires peuvent être une considération importante avant de requérir l’examen en Nouvelle-Zélande. Les demandeurs devraient également envisager l’utilité potentielle de revendications supplémentaires en cas de contestation ultérieure de la validité.

Auteurs :

Dr Marie Kidd

CONSEIL EN BREVETS

Dr Simon Potter

ASSOCIÉ PRINCIPAL, RESPONSABLE CHIMIE / SCIENCES DE LA VIE AUSTRALIE BREVETS : CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE