CONSIGLI PER GESTIRE L'ESAME DI MERITO A SINGAPORE

La chiusura della “via estera” per l'esame dei brevetti, in cui i risultati dell'esame di merito di determinati uffici brevetti stranieri sono in genere ammessi, procede a Singapore per fasi dal 1° gennaio 2020. Per le domande nazionali dirette (ad esempio primi depositi, domande divisionali o domande di tipo convenzionale), la via estera era già stata chiusa dal 1° gennaio 2020. La fase successiva riguarda le domande PCT in fase nazionale con rivendicazione di priorità e data di deposito internazionale pari o successiva al 1° gennaio 2020, ossia con scadenza di 30 mesi pari o successiva al 1° luglio 2021. Statisticamente, queste domande PCT in fase nazionale dovrebbero costituire la maggior parte di tutte le domande di brevetto depositate a Singapore. L'ultimo gruppo (e relativamente ridotto) di domande interessato dalla chiusura è quello delle domande PCT in fase nazionale senza rivendicazione di priorità (cioè basate su primi depositi PCT presentati a partire dal 1° gennaio 2020).

Con la chiusura della via estera, le opzioni di esame tra cui scegliere sono meno numerose e il calendario delle scadenze è unico, il che crea meno confusione per i richiedenti e i professionisti stranieri. D'altra parte, occorre decidere più rapidamente quale delle due principali opzioni di esame, la ricerca e l'esame combinati (la cosiddetta “via locale”) o l'esame basato su un idoneo rapporto di ricerca estero (la cosiddetta “via mista”), sia la più adatta a una determinata domanda. La scadenza per la richiesta di esame, fissata a 36 mesi dalla data di priorità o dalla data del primo deposito, a seconda dei casi, cade relativamente presto dopo l'ingresso in fase nazionale, che è la modalità di deposito più comune a Singapore. La via locale può essere scelta in ogni caso, ma comporta una tassa ufficiale più alta, superiore di quasi 500 dollari USA rispetto alla via mista.

Per sfruttare per quanto possibile i risultati della ricerca PCT, di seguito si forniscono alcune raccomandazioni generali basate sul contenuto del rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità (o dell'opinione scritta dell'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, se non è stata presentata una richiesta di esame preliminare):

• Se il rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità (IPRP) indica che tutte le rivendicazioni sono state oggetto di ricerca e sono valide rispetto allo stato della tecnica, il richiedente può valutare di chiedere l'esame sulla base del rapporto di ricerca internazionale (ISR).
• Se l'IPRP indica che tutte le rivendicazioni sono state oggetto di ricerca ma permangono obiezioni di validità o di chiarezza, e i documenti citati nell'ISR comprendono solo documenti in inglese o hanno equivalenti in inglese, il richiedente può valutare di chiedere l'esame sulla base dell'ISR.
• Se l'IPRP indica che tutte le rivendicazioni sono state oggetto di ricerca ma permangono obiezioni di validità o di chiarezza, e i documenti citati nell'ISR comprendono documenti non in inglese privi di equivalenti in inglese, il richiedente può valutare di chiedere la ricerca e l'esame combinati. In questo modo si può evitare che l'esaminatore chieda di preparare la traduzione di tali documenti non in inglese.
• Se l'IPRP indica obiezioni di unità e tutte le rivendicazioni sono state oggetto di ricerca, il richiedente può valutare di chiedere l'esame sulla base dell'ISR. Se invece l'IPRP indica obiezioni di unità e alcune rivendicazioni non sono state oggetto di ricerca, il richiedente può valutare di chiedere la ricerca e l'esame combinati. In entrambi i casi, prima di presentare la richiesta si possono depositare modifiche e/o argomentazioni appropriate per superare le obiezioni di unità, e le rivendicazioni vanno riviste per assicurarsi che l'oggetto di maggiore interesse sia enunciato nel primo gruppo di rivendicazioni. Se le obiezioni di unità venissero comunque sollevate, sarà esaminato il primo gruppo di rivendicazioni e non sarà possibile scegliere un altro gruppo.
• Se l'IPRP indica che non tutte le rivendicazioni sono state oggetto di ricerca, il richiedente può valutare di chiedere la ricerca e l'esame combinati. Ciò dovrebbe offrire un'ulteriore opportunità di far cercare ed esaminare tutte le rivendicazioni.

Si noti che le rivendicazioni relative a metodi di trattamento del corpo umano o animale sono considerate non brevettabili a Singapore. Tali rivendicazioni vanno eliminate o modificate in rivendicazioni di primo/secondo uso medico, a seconda dei casi, prima di procedere con una delle opzioni sopra indicate.

Per accelerare l'esame, il richiedente può valutare di chiedere la partecipazione al PPH, se praticabile, sfruttando i numerosi accordi PPH bilaterali e multilaterali che Singapore ha con gli uffici brevetti partner. Ad esempio, il PCT-PPH può essere utilizzato se l'IPRP è favorevole e l'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale è un ufficio partecipante al programma pilota GPPH. Secondo le statistiche disponibili, le domande di Singapore che procedono con il PPH hanno in media un tempo di attesa dalla richiesta PPH alla prima comunicazione dell'ufficio inferiore a 6 mesi, un tasso di concessione superiore al 90% e un tasso di concessione alla prima comunicazione compreso tra il 60 e il 70%.

Un'altra caratteristica del sistema di esame di merito di Singapore è una tempistica di procedura relativamente compatta, per cui l'esame deve concludersi entro 18 mesi dalla data della prima comunicazione dell'ufficio. In pratica, il richiedente potrebbe non ricevere più di due comunicazioni prima che l'esaminatore concluda l'esame redigendo il rapporto di esame. È possibile chiedere il riesame di un rapporto di esame misto/negativo (cioè un nuovo esame), ma sono dovute tasse aggiuntive considerevoli. Per evitare di sostenere questi costi e procedure aggiuntivi, il richiedente può valutare la possibilità di un colloquio con l'esaminatore se viene emessa una seconda comunicazione, prima di depositare la risposta. Il colloquio può essere più produttivo se all'esaminatore vengono forniti in anticipo un programma e le eventuali modifiche proposte, perché le valuti.

A differenza della scadenza più lontana e dell'approccio leggero associato alla via estera, ci si aspetta che in futuro la procedura per le domande di brevetto di Singapore richieda un approccio più operativo, per gestire sia la pressione dei tempi sia le questioni di merito. Ciò richiederà a sua volta che il consulente in brevetti di Singapore sia esperto non solo degli aspetti sostanziali del diritto brevettuale di Singapore, ma anche della tecnologia di riferimento. Il consulente in brevetti di Singapore deve inoltre essere pronto a fornire una strategia di risposta senza poter contare su un precedente risultato d'esame in una domanda corrispondente.

Grazie alla profondità tecnica garantita da oltre 30 professionisti dei brevetti con qualifica tecnica e al know-how accumulato in molti anni di gestione diretta dell'esame di merito, il nostro team di Spruson & Ferguson (Asia) è ben attrezzato per affrontare qualsiasi questione di esame di merito possa presentarsi. Se avete bisogno di assistenza per le vostre pratiche a Singapore, non esitate a contattarci.

Autore: Le Hong Minh

PRINCIPAL, DIRECTOR SINGAPORE, ENGINEERING / ICT LEADER ASIA PATENTS: ENGINEERING & ICT, DESIGNS