Domande e risposte con un consulente brevettuale: lo stato della tecnica

Questo articolo è scritto da Brendan Mezzapica e Gary Nockdi Spruson and Ferguson

Questa serie tematica di articoli risponderà ad alcune domande comuni in materia di diritto dei brevetti. La serie si apre con una trattazione dello stato della tecnica.

Che cos'è lo stato della tecnica?

Una definizione semplificata di «stato della tecnica» (prior art) è qualsiasi informazione accessibile al pubblico che esista in un qualsiasi momento precedente alla data in cui viene depositata una domanda di brevetto per un'invenzione.1 La legge australiana ha stabilito che un'informazione è accessibile al pubblico se il materiale può essere consultato «di diritto» dal pubblico. Per lo stato della tecnica non esiste alcun limite di età: anche una reliquia vecchia di migliaia di anni può essere considerata stato della tecnica. Lo stato della tecnica comprende non solo le informazioni rese pubbliche in Australia, ma anche quelle rese pubbliche in tutto il mondo. Ad esempio, un libro che si può prendere in prestito da una biblioteca della Mongolia può essere considerato stato della tecnica per una domanda di brevetto australiana depositata successivamente. Lo stato della tecnica definisce in genere il contesto o il quadro di riferimento di un'invenzione, ma può anche rappresentare un ostacolo all'ottenimento di un brevetto valido.

Qual è l'importanza dello stato della tecnica?

Un brevetto può essere concesso per un'invenzione che sia, tra le altre cose, nuova e inventiva (cioè non ovvia). La valutazione del fatto che un'invenzione sia nuova e non ovvia viene effettuata con riferimento allo stato della tecnica. Per questo motivo lo stato della tecnica svolge un ruolo cruciale nel determinare se un'invenzione sia brevettabile (cioè se per essa possa essere concesso un brevetto valido) o se un brevetto esistente sia valido.

Che cosa succede se viene trovato uno stato della tecnica contrario a una domanda di brevetto?

Durante l'esame di una domanda di brevetto, gli esaminatori trovano spesso uno o più documenti dello stato della tecnica che possono essere rilevanti per l'invenzione divulgata nella domanda. L'esaminatore può sostenere che l'invenzione non è brevettabile perché un documento dello stato della tecnica l'ha già descritta o mostrata al pubblico, rendendola così non nuova o ovvia. In qualità di consulenti brevettuali, cerchiamo in genere le differenze tra lo stato della tecnica e l'invenzione, per quanto sottili possano essere. Lavoriamo su queste differenze per modificare la domanda di brevetto in modo da definire più chiaramente l'invenzione oppure per presentare all'esaminatore argomentazioni che spieghino perché l'invenzione è nuova e inventiva alla luce dello stato della tecnica.

Che cosa può essere considerato stato della tecnica?

Esistono diverse forme o tipi di stato della tecnica che possono essere riconosciuti a seconda della giurisdizione. In genere lo stato della tecnica può essere classificato come informazione contenuta in un documento accessibile al pubblico oppure come informazione resa accessibile al pubblico compiendo un atto.2. Alcuni esempi di documenti riconosciuti in Australia come stato della tecnica comprendono:

Pubblicazioni di brevetti (comprese domande di brevetto e brevetti che possono essere o meno in vigore) Libri Articoli di riviste scientifiche Periodici Opuscoli Fumetti3 Fotografie Siti web e pagine web (compresi i video su YouTube) Poster Registrazioni audio e CD Banche dati informatiche

Anche alcuni atti possono essere considerati stato della tecnica:

Divulgazioni orali (ad esempio in fiere, conferenze, seminari, dimostrazioni e simili); La vendita o l'offerta in vendita di un prodotto che incorpora l'invenzione; L'uso commerciale dell'invenzione;

Alla luce di quanto sopra, è indispensabile mantenere riservata l'invenzione e non utilizzarla commercialmente prima di richiedere la protezione brevettuale.

Che cosa non è considerato stato della tecnica?

Dalla definizione di stato della tecnica discende che le informazioni non accessibili al pubblico prima del deposito della domanda di brevetto non possono in genere essere considerate stato della tecnica.4. Di conseguenza, qualsiasi informazione di natura riservata non può essere utilizzata come stato della tecnica, anche se risale a prima del deposito della domanda di brevetto. Un tipico esempio sono i segreti commerciali. Un altro esempio è quello in cui una divulgazione è stata effettuata in una domanda di brevetto provvisoria e non sono state depositate altre domande di brevetto collegate. Ciò avviene perché il contenuto di una domanda di brevetto provvisoria non viene pubblicato e resta segreto.

Possono esserci casi in cui divulgare un'invenzione a terzi prima di richiedere la protezione brevettuale è inevitabile. In tali casi è fortemente consigliabile disporre di un accordo di non divulgazione (NDA) o di riservatezza specifico e redatto in modo adeguato, per garantire che la divulgazione avvenga in via riservata. Un avvertimento: l'uso commerciale di un'invenzione, anche se segreto o riservato, può potenzialmente invalidare una domanda di brevetto depositata successivamente. La ratio del divieto di brevettare un'invenzione utilizzata in segreto è che il titolare del brevetto godrebbe di un monopolio prolungato oltre la durata massima prevista dalla legge per un brevetto 5. In particolare, l'uso di un'invenzione nell'ambito di prove o esperimenti ragionevoli è generalmente escluso dall'essere considerato uso segreto.

Domande e risposte con un consulente brevettuale: lo stato della tecnica

Quali sono i vantaggi di una ricerca sullo stato della tecnica?

Una ricerca professionale sullo stato della tecnica può offrire diversi vantaggi commerciali e strategici. La qualità e l'ampiezza di una ricerca professionale sono in gran parte proporzionali al budget impiegato. Se il valore della protezione brevettuale per un'invenzione è elevato, può valere la pena investire una quantità ragionevole di tempo e di denaro in una ricerca di qualità sullo stato della tecnica. Una forma di ricerca sullo stato della tecnica è la ricerca di brevettabilità, che può essere condotta prima del deposito di una domanda di brevetto o dopo la concessione di un brevetto.

Se condotta prima del deposito, una ricerca di brevettabilità mira a individuare lo stato della tecnica che può costituire un ostacolo all'ottenimento di un brevetto valido per un'invenzione. La ricerca può aiutare a determinare se l'invenzione è unica e se vale la pena perseguire la protezione brevettuale. Se condotta dopo la concessione di un brevetto, una ricerca di brevettabilità (o di validità) mira a individuare lo stato della tecnica che può essere rilevante per la novità e l'attività inventiva di un'invenzione così come rivendicata in un brevetto concesso. La ricerca può essere eseguita prima di sfruttare commercialmente il brevetto (ad esempio concedendolo in licenza) o di avviare un'azione di tutela (come un procedimento per contraffazione), per fornire in modo efficace un'indicazione della «forza» del brevetto.

Un'altra ricerca utile da considerare è la ricerca di libertà di operare (freedom-to-operate) o di contraffazione (che potrebbe essere un argomento a sé stante). In breve, una ricerca di contraffazione può essere condotta prima di sviluppare o lanciare un prodotto sul mercato, per analizzare e ridurre il rischio di violare brevetti esistenti. La ricerca sarà in genere limitata all'individuazione dei brevetti attivi o in vigore nelle giurisdizioni in cui il prodotto sarà sfruttato commercialmente. Le ricerche sullo stato della tecnica possono essere complesse e altamente tecniche. Si raccomanda vivamente di chiedere consulenza e assistenza a un consulente brevettuale qualificato prima di intraprendere tali ricerche.

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Se possiamo esservi di aiuto o se avete domande su quanto sopra, non esitate a contattarci.

1. La data a cui si fa riferimento è la «data di priorità», ovvero la data in cui viene depositata una prima domanda di brevetto relativa all'invenzione. In una famiglia di domande di brevetto, ciascuna domanda può avere la stessa data di priorità.

2. In Australia esiste un'altra categoria di stato della tecnica, denominata documenti «Whole of Contents», ovvero le informazioni contenute in alcune specifiche di brevetto australiane pubblicate alla data di priorità/data di deposito della domanda di brevetto o successivamente. Tali documenti «Whole of Contents» sono rilevanti solo ai fini della valutazione della novità e non dell'attività inventiva (cioè dell'ovvietà) dell'invenzione.

3. Un fumetto di Paperino è stato utilizzato come stato della tecnica per respingere una domanda di brevetto olandese. https://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/

4. Si veda l'eccezione nella nota 2 relativa a un documento «Whole of Contents».

5. In Australia, un brevetto standard ha una durata massima di protezione di 20 anni dalla data del brevetto. Tale durata può essere estesa in determinate circostanze per l'oggetto relativo alle «sostanze farmaceutiche».

Autori:

Brendan Mezzapica (Spruson and Ferguson)

BREVETTI: INGEGNERIA, DISEGNI INDUSTRIALI

brendan.mezzapica@spruson.com

Gary Nock (Spruson and Ferguson)

BREVETTI: INGEGNERIA

gary.nock@spruson.com