Materia brevettabile – un gioco di abilità

A giugno la Federal Court of Australia ha emesso una sentenza (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) sull'ammissibilità della materia di quattro brevetti di innovazione divisionali australiani 2016101967, 2017101097, 2017101098, 2017101629, di proprietà di Aristocrat, produttore australiano di slot machine di fama mondiale. La decisione è stata favorevole ad Aristocrat, accogliendo le sue tesi secondo cui la macchina da gioco, come rivendicata nei brevetti di innovazione, costituisce un manner of manufacture (una forma di fabbricazione) e quindi non è esclusa dalla materia brevettabile. È un buon risultato per Aristocrat, almeno per ora, dato che una dozzina di altre domande divisionali della stessa domanda madre 2015210489 (depositata nel 2015 e respinta perché priva di materia brevettabile) vengono ora respinte da IP Australia per motivi di manner of manufacture.

Aristocrat ha avuto un'esperienza analoga negli Stati Uniti. La macchina da gioco è stata infatti depositata per la protezione brevettuale anche negli USA: domanda di brevetto US 14/823,536 (depositata nel 2015, respinta perché priva di materia brevettabile), una domanda in continuation-in-part 15/149,060 (depositata nel 2016, respinta perché priva di materia brevettabile) e un'ulteriore domanda in continuation-in-part 15/428,813 (depositata nel 2017, infine concessa a gennaio 2020).

Oltre a salutare un'altra sentenza che conferma la brevettabilità delle invenzioni legate al software (la macchina da gioco, come rivendicata, è un mix di hardware e software), ci chiediamo perché Aristocrat abbia dovuto spingersi così lontano per ottenere una decisione favorevole. La risposta è importante perché la maggior parte dei richiedenti di brevetti software non dispone delle risorse finanziarie di un'azienda grande come Aristocrat. Questa decisione offre indicazioni operative che sia i consulenti in brevetti sia gli innovatori possono seguire per ridurre fin dall'inizio il rischio di obiezioni sulla materia brevettabile.

Partiamo dalla decisione con cui IP Australia ha respinto questi brevetti di innovazione perché privi di materia brevettabile, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, contro cui Aristocrat ha presentato ricorso.

1. Equilibrio delle probabilità

Come indicato al paragrafo [12] della decisione di IP Australia, «lo standard probatorio applicabile nel caso in esame è l'equilibrio delle probabilità. Devo accogliere la domanda se sono convinto, in base all'equilibrio delle probabilità, che la domanda sia conforme alla legge. Se non ne sono convinto, posso rifiutare la domanda». In altre parole, il delegato del Commissioner (o l'esaminatore), nell'esaminare una domanda di brevetto, valuta tutte le informazioni presentate nella descrizione del brevetto e decide se un'obiezione, compresa quella sulla materia brevettabile, sia più probabile che no. In altri termini, quanto più informazioni favorevoli sono disponibili nella descrizione, tanto meno è probabile che l'esaminatore sollevi un'obiezione. Tradotto in un primo passo operativo nel processo di brevettazione per consulenti in brevetti e innovatori, significa fornire più informazioni favorevoli nella descrizione del brevetto rispetto all'obiezione sulla materia brevettabile. Anche se a volte non è molto chiaro quali possano essere tali informazioni, IP Australia ha fornito nella decisione utili indicazioni. Queste riguardano il contributo tecnico all'arte e il sostegno a tale contributo, e sono discusse di seguito.

2. Contributo tecnico all'arte

Sebbene le descrizioni dei brevetti di innovazione in questione illustrino in dettaglio il funzionamento dell'invenzione, sembravano contenere meno informazioni sul contributo tecnico (progresso tecnico, effetti o miglioramenti) apportato dall'invenzione all'arte.

Nella parte «background of the invention» della descrizione si afferma che «esiste la necessità di sistemi di gioco alternativi», senza spiegare in nessun punto della descrizione perché sia necessario un sistema di gioco alternativo e perché il sistema di gioco rivendicato sia il progetto auspicabile. In poche parole, il vantaggio dell'invenzione rispetto allo stato della tecnica non è stato descritto quanto forse si sarebbe potuto fare nella descrizione. Sebbene in Australia e negli USA abbia senso non dettagliare lo stato della tecnica, per evitare che la soluzione appaia ovvia alla luce dello stato della tecnica (con il senno di poi), è comunque necessario sottolineare il contributo tecnico apportato dall'invenzione all'arte.

Questo è particolarmente importante per le invenzioni software, perché il contributo tecnico è uno degli elementi chiave su cui il delegato basa la valutazione della materia brevettabile. In questo caso, il delegato ha individuato nei paragrafi [46] – [54] una serie di aspetti dell'invenzione, concludendo però che nessuno di essi fornisce un contributo tecnico all'arte. Anche Aristocrat ha elencato al paragrafo [55] una serie di aspetti da (a) a (g) che riteneva costituissero contributi tecnici all'arte, ma nessuno è stato accolto dal delegato:

«Nella misura in cui sia necessario individuare un “contributo tecnico”, un “effetto tecnico”, la soluzione di un “problema tecnico” o un “miglioramento della tecnologia informatica”, le invenzioni dei brevetti in oggetto conferiscono almeno i seguenti vantaggi tecnici: (a) Una macchina da gioco che incorpora una specifica disposizione fisica dei componenti e offre un nuovo gioco a caratteristiche; (b) Il gioco a caratteristiche dell'invenzione può essere attivato da qualsiasi gioco base e altro gioco a caratteristiche e avviato su una gamma di macchine e sistemi da gioco. Questa flessibilità conferisce notevoli vantaggi tecnici e non tecnici per i progettisti di giochi e per gli operatori (cioè le sale con licenza), tra cui risparmi sui costi ed efficienze di progettazione; (c) I simboli configurabili, con le molteplici funzioni descritte, conferiscono un notevole vantaggio tecnico, in quanto consentono di ottenere tali funzioni con un insieme più ristretto di simboli; (d) La possibilità di assegnare premi di tipo e valore diversi mediante i simboli configurabili conferisce un notevole vantaggio tecnico, in quanto il progettista del gioco può implementare più facilmente le caratteristiche desiderate della macchina da gioco, compreso il raggiungimento del ritorno teorico al giocatore (RTP). Ciò ha anche il vantaggio di non influire sulla struttura dei pagamenti del gioco base sottostante; (e) L'indicazione visiva dei valori dei premi garantiti ai giocatori conferisce notevoli vantaggi tecnici e non tecnici, in quanto i giocatori sono informati istantaneamente delle vincite nel gioco a caratteristiche e ne traggono soddisfazione, anche perché sono informati visivamente delle potenziali vincite; (f) La caratteristica dei rulli indipendenti (par. 31 sopra) conferisce un notevole vantaggio tecnico, in quanto il progettista del gioco può implementare con maggiore precisione l'RTP teorico richiesto. Inoltre, consente di sovrapporre e applicare l'invenzione ai giochi base esistenti; (g) La funzione HYPERLINK conferisce notevoli vantaggi tecnici descritti in Aristocrat '15 al [55]».

Il secondo passo operativo per consulenti in brevetti e innovatori è riflettere a fondo sul problema dell'arte e individuare il contributo tecnico dell'invenzione su cui stanno lavorando. Il contributo tecnico deve essere chiarito innanzitutto nella descrizione del brevetto, per spostare l'equilibrio delle probabilità a favore del richiedente. Questo renderà molto più semplice rispondere al delegato/esaminatore.

3. Sostegno al contributo

Non basta affermare che una o più caratteristiche dell'invenzione costituiscono un contributo tecnico. Perché il delegato accetti una caratteristica come contributo tecnico, nella descrizione del brevetto deve esserci un sostegno a tale affermazione. Come indicato al paragrafo [64] della decisione di IP Australia, «come già osservato, l’affermazione di “efficienze di progettazione” come “implementare con maggiore precisione l'RTP teorico richiesto” non è sostenuta dalla descrizione». Commenti simili si trovano anche ai paragrafi [58] e [60]. Ciò significa che il delegato non ha trovato nella descrizione informazioni che spiegassero perché le “efficienze di progettazione” possano essere migliorate con l'invenzione.

La constatazione della mancanza di sostegno non è rara durante l'esame di un brevetto. Per esempio, a volte gli innovatori si limitano ad affermare che il loro algoritmo è più veloce, più sicuro e così via come contributi tecnici, ma non chiariscono quali caratteristiche della loro invenzione portino a un algoritmo più veloce e più sicuro. I consulenti in brevetti devono scavare più a fondo, chiedendo perché sia più veloce e più sicuro. Se ciò che rende l'algoritmo più veloce è semplicemente il fatto di essere eseguito da una CPU più potente (anziché, per esempio, un minore uso di memoria da parte dell'algoritmo), o ciò che lo rende più sicuro è semplicemente l'esecuzione in un ambiente sicuro (anziché, per esempio, l'impiego di un nuovo metodo crittografico), allora il contributo tecnico dell'invenzione potrebbe non essere l'algoritmo in sé ma il modo peculiare di interagire con la CPU più potente o con l'ambiente sicuro.

È chiaro che il processo di individuazione del sostegno al contributo tecnico consente anche di caratterizzare con maggiore precisione il contributo tecnico dell'invenzione. Naturalmente, essere un po' generici è anche una strategia per ottenere un'interpretazione ampia dell'invenzione, ma nella descrizione del brevetto devono comunque esserci informazioni sufficienti (per esempio, più forme di realizzazione) a sostenere tale interpretazione ampia in base all'equilibrio delle probabilità. Pertanto, il terzo passo operativo per consulenti in brevetti e innovatori è dedicare più tempo a individuare i dettagli che sostengono il contributo tecnico rivendicato e a chiarirli nella descrizione del brevetto.

Un esempio

Il brevetto di innovazione australiano 2018100463 è un brevetto software certificato relativo all'elaborazione del linguaggio, che abbiamo redatto di recente seguendo i passi sopra descritti per una startup di Sydney. Abbiamo avuto più confronti con l'inventore sul software durante la preparazione della descrizione del brevetto, per ridurre il rischio legato alla materia brevettabile. È stato certificato senza che in fase di certificazione fosse sollevata alcuna obiezione sulla materia brevettabile.

Quando consulenti in brevetti e innovatori adottano i passi operativi sopra descritti, ne risulta una descrizione del brevetto il più solida possibile. Questo fa risparmiare tempo e costi.

Potrebbe interessarti anche->I brevetti di addizione in India

Autore: Qi-Zhang