Materia brevettabile: un gioco di abilità

A giugno la Federal Court of Australia ha emesso una decisione (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) sull'ammissibilità della materia di quattro innovation patent divisionali australiani, 2016101967, 2017101097, 2017101098 e 2017101629, di proprietà di Aristocrat, produttore australiano di macchine da gioco d'azzardo di fama mondiale. La decisione è stata favorevole ad Aristocrat, accogliendo le sue tesi secondo cui la macchina da gioco rivendicata negli innovation patent è una manner of manufacture (categoria di invenzione brevettabile secondo il diritto australiano) e dunque non è esclusa dalla materia brevettabile. È un buon risultato per Aristocrat, almeno per ora, poiché una dozzina di altre domande divisionali derivate dalla stessa domanda madre 2015210489 (depositata nel 2015 e respinta in quanto materia non brevettabile) vengono ora respinte da IP Australia per motivi di manner of manufacture.

Aristocrat ha avuto un'esperienza simile negli Stati Uniti. La macchina da gioco è stata oggetto di richieste di protezione brevettuale anche negli USA: la domanda di brevetto statunitense 14/823,536 (depositata nel 2015, respinta in quanto materia non brevettabile), una continuation-in-part 15/149,060 (depositata nel 2016, respinta in quanto materia non brevettabile) e un'ulteriore continuation-in-part 15/428,813 (depositata nel 2017, infine concessa nel gennaio 2020).

Oltre a festeggiare un'altra decisione giudiziaria che conferma la brevettabilità delle invenzioni legate al software (la macchina da gioco così come rivendicata è un mix di hardware e software), ci chiediamo: perché Aristocrat ha dovuto spingersi così in là per ottenere una decisione favorevole? La risposta è importante perché la maggior parte dei richiedenti di domande di brevetto per software non dispone delle risorse finanziarie di un'azienda grande come Aristocrat. Questa decisione offre passi concreti che sia i consulenti in brevetti sia gli innovatori possono compiere per ridurre fin dall'inizio il rischio di obiezioni sulla materia.

Partiamo dalla decisione con cui IP Australia ha respinto questi innovation patent in quanto materia non brevettabile, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, contro la quale Aristocrat ha presentato ricorso.

• Bilanciamento delle probabilità

Come stabilito al paragrafo [12] della decisione di IP Australia, «lo standard probatorio applicabile nel caso in esame è il bilanciamento delle probabilità. Devo accogliere la domanda se sono convinto, sulla base del bilanciamento delle probabilità, che la domanda sia conforme alla legge. Se non ne sono convinto, posso respingerla». Ovvero, il Delegato del Commissioner (o esaminatore), nell'esaminare una domanda di brevetto, valuta tutte le informazioni presentate nella specifica del brevetto e decide se un'obiezione, compresa quella sulla materia, sia più applicabile che non. In altre parole, quante più informazioni favorevoli sono disponibili nella specifica del brevetto, tanto meno probabile è che l'esaminatore sollevi un'obiezione. Tradotto in un primo passo concreto nel processo di brevettazione per consulenti in brevetti e innovatori, significa fornire nella specifica del brevetto più informazioni favorevoli rispetto all'obiezione sulla materia. Anche se talvolta non è molto chiaro quali possano essere tali informazioni favorevoli, IP Australia ha fornito nella decisione utili indicazioni. Queste indicazioni riguardano il contributo tecnico all'arte e il sostegno a tale contributo e sono discusse di seguito.

• Contributo tecnico all'arte

Sebbene le specifiche dei brevetti in questione descrivano in dettaglio il funzionamento dell'invenzione, sembravano esserci meno informazioni sul contributo tecnico (avanzamento tecnico, effetti o miglioramenti) apportato dall'invenzione all'arte.

Nella parte «background of the invention» della specifica si affermava che «esiste la necessità di sistemi di gioco alternativi» senza spiegare in alcun punto della specifica perché serva un sistema di gioco alternativo e perché il sistema di gioco rivendicato sia la soluzione progettuale desiderata. In parole semplici, il vantaggio dell'invenzione rispetto allo stato della tecnica non è stato descritto nella specifica quanto forse avrebbe potuto. Sebbene in Australia e negli Stati Uniti abbia senso non descrivere nel dettaglio lo stato della tecnica, per evitare che la soluzione appaia ovvia alla luce dello stato della tecnica (con il senno di poi), resta comunque necessario sottolineare il contributo tecnico apportato dall'invenzione all'arte.

Ciò è particolarmente importante per le invenzioni software perché il contributo tecnico è uno degli elementi chiave su cui il Delegato basa la valutazione della materia. In questo caso il Delegato ha individuato nei paragrafi [46] – [54] una serie di aspetti dell'invenzione, ma ha concluso che nessuno di essi fornisce un contributo tecnico all'arte. Anche Aristocrat ha elencato al paragrafo [55] una serie di aspetti da (a) a (g) che riteneva essere contributi tecnici all'arte, ma nessuno è stato accolto dal Delegato:

«Nella misura in cui sia necessario individuare un “contributo tecnico”, un “effetto tecnico”, la soluzione di un “problema tecnico” o un “miglioramento della tecnologia informatica”, le invenzioni dei brevetti in oggetto conferiscono almeno i seguenti vantaggi tecnici:

(a) Una macchina da gioco che incorpora una specifica disposizione fisica di componenti e fornisce un nuovo gioco a funzioni speciali (feature game);

(b) Il feature game dell'invenzione può essere attivato da qualsiasi gioco base e da altri feature game e avviato su una gamma di macchine e sistemi da gioco. Questa flessibilità conferisce notevoli vantaggi tecnici e non tecnici ai progettisti di giochi e agli operatori (cioè i locali autorizzati), tra cui risparmi sui costi ed efficienze progettuali;

(c) I simboli configurabili, con le molteplici funzioni descritte, conferiscono un notevole vantaggio tecnico, in quanto consentono di ottenere quelle funzioni con un insieme più ridotto di simboli;

(d) La possibilità di assegnare premi di diverso tipo e valore usando i simboli configurabili conferisce un notevole vantaggio tecnico, in quanto il progettista del gioco può realizzare più facilmente le caratteristiche desiderate della macchina da gioco, compreso il raggiungimento del ritorno teorico al giocatore (RTP). Ciò ha anche il vantaggio di non incidere sulla struttura dei pagamenti del gioco base sottostante;

(e) L'indicazione visiva dei valori dei premi garantiti ai giocatori conferisce notevoli vantaggi tecnici e non tecnici, in quanto i giocatori vengono informati immediatamente delle vincite nel feature game e traggono soddisfazione da tale conoscenza, anche perché il giocatore è informato visivamente delle potenziali vincite;

(f) La funzione dei rulli indipendenti (par. 31 sopra) conferisce un notevole vantaggio tecnico, in quanto il progettista del gioco può realizzare con maggiore precisione l'RTP teorico richiesto. Inoltre permette di sovrapporre l'invenzione ai giochi base esistenti e di applicarla a essi;

(g) La funzione HYPERLINK conferisce notevoli vantaggi tecnici descritti in Aristocrat ’15 al [55]».

Il secondo passo concreto per i consulenti in brevetti e gli innovatori è riflettere a fondo sul problema nell'arte e individuare il contributo tecnico dell'invenzione a cui stanno lavorando. Il contributo tecnico deve essere chiarito innanzitutto nella specifica del brevetto per spostare il bilanciamento delle probabilità a favore del richiedente. Ciò renderà molto più facile rispondere al Delegato / esaminatore.

• Sostegno al contributo

Non basta affermare semplicemente che una o più caratteristiche dell'invenzione costituiscono un contributo tecnico. Affinché il Delegato accetti una caratteristica come contributo tecnico, nella specifica del brevetto deve esservi un sostegno a tale affermazione. Come stabilito al paragrafo [64] della decisione di IP Australia, «come già osservato, l'affermazione di “efficienze progettuali”, come “realizzare con maggiore precisione l'RTP teorico richiesto”, non è supportata dalla descrizione». Commenti analoghi si trovano anche ai paragrafi [58] e [60]. Ciò significa che il Delegato non ha trovato nella specifica del brevetto le informazioni che spiegano perché con l'invenzione le “efficienze progettuali” possano essere migliorate.

La constatazione di mancanza di sostegno non è rara durante l'esame dei brevetti. Per esempio, a volte gli innovatori si limitano a dichiarare, come contributi tecnici, che il loro algoritmo è più veloce, più sicuro e così via, ma non chiariscono quali caratteristiche della loro invenzione portino a un algoritmo più veloce e più sicuro. I consulenti in brevetti devono scavare più a fondo chiedendo perché sia più veloce e più sicuro. Se ciò che rende l'algoritmo più veloce è semplicemente l'esecuzione da parte di una CPU più potente (invece, per esempio, di un minore uso di memoria da parte dell'algoritmo) o ciò che lo rende più sicuro è semplicemente l'esecuzione in un ambiente sicuro (invece, per esempio, dell'impiego di un nuovo metodo crittografico), allora il contributo tecnico dell'invenzione potrebbe non essere l'algoritmo in sé, ma il modo unico di interagire con la CPU più potente o con l'ambiente sicuro.

È evidente che il processo di individuazione del sostegno al contributo tecnico permette anche di caratterizzare in modo più accurato il contributo tecnico dell'invenzione. Naturalmente, essere un po' generici è anche una strategia per ottenere un'interpretazione ampia dell'invenzione, ma nella specifica del brevetto devono comunque esserci informazioni sufficienti (per esempio più forme di realizzazione) a sostenere l'interpretazione ampia sulla base del bilanciamento delle probabilità. Pertanto il terzo passo concreto per i consulenti in brevetti e gli innovatori è dedicare più tempo a individuare i dettagli che sostengono il contributo tecnico rivendicato e a chiarire tali dettagli nella specifica del brevetto.

Un esempio

L'innovation patent australiano 2018100463 è un brevetto software certificato relativo all'elaborazione del linguaggio, che abbiamo redatto di recente seguendo i passi sopra descritti per una startup di Sydney. Abbiamo avuto più confronti con l'inventore sul software durante la preparazione della specifica del brevetto, per ridurre il rischio legato alla materia. È stato certificato senza che in fase di certificazione venisse sollevata alcuna obiezione sulla materia.

Quando consulenti in brevetti e innovatori compiono i passi concreti sopra descritti, ne risulta una specifica del brevetto il più possibile solida. Ciò fa risparmiare tempo e costi.

Autore: Qi- Zhang