Nouryon difende i brevetti russi ed eurasiatici dalle azioni di invalidazione di BASF

PETOŠEVIĆ Russia ha recentemente rappresentato Nouryon, leader mondiale nel settore dei prodotti chimici speciali, nei procedimenti di invalidazione promossi contro i suoi brevetti in Russia e nell'Unione economica eurasiatica dalla società chimica tedesca BASF SE. Alla fine del 2019, nel tentativo di commercializzare in modo autonomo una composizione tensioattiva nell'enorme mercato minerario russo, BASF ha presentato tre azioni di invalidazione contro tre brevetti di Nouryon, uno eurasiatico e due russi, che coprono in Russia il tensioattivo in questione. Il brevetto eurasiatico di Nouryon ha una data di priorità anteriore rispetto ai due brevetti russi, che rivendicano ulteriori sviluppi dell'invenzione iniziale protetta dal brevetto eurasiatico e hanno pertanto un ambito di rivendicazione più ristretto. Dei due brevetti russi, il primo (principale) copre il metodo di produzione e l'uso del tensioattivo, mentre il secondo, derivante da una domanda divisionale, copre la composizione tensioattiva stessa.

Gli argomenti di BASF

BASF ha presentato azioni di invalidazione contro i brevetti eurasiatico e russi di Nouryon presso la Camera per le controversie in materia di brevetti (Chamber of Patent Disputes, CPD) dell'ufficio brevetti russo, rispettivamente il 29 novembre e il 12 dicembre 2019. Gli argomenti principali di BASF contro il brevetto eurasiatico erano: mancanza di applicabilità industriale, di novità e di attività inventiva. Contro i brevetti russi gli argomenti erano la mancanza di novità, la mancanza di attività inventiva e l'insufficiente descrizione. La differenza tra i motivi di invalidità potrebbe essere spiegata dai diversi approcci nella valutazione dell'applicabilità industriale per le domande di brevetto russe ed eurasiatiche. Secondo la legge russa, un'invenzione è industrialmente applicabile se può essere utilizzata nell'industria, mentre la legislazione eurasiatica implica inoltre che la descrizione debba contenere un numero sufficiente di esempi a sostegno dell'ambito delle rivendicazioni. In sostanza, BASF sosteneva che tutti e tre i brevetti non fossero nuovi, che fossero ovvi per una persona esperta del settore e che gli esempi forniti non supportassero l'intero ambito delle rivendicazioni.

La nostra risposta sul brevetto eurasiatico

Abbiamo sostenuto che l'interpretazione di BASF di alcune caratteristiche delle rivendicazioni indipendenti del brevetto eurasiatico fosse errata e che la società tedesca avesse fondato su tale interpretazione le proprie obiezioni di novità. Abbiamo inoltre prodotto documenti dello stato della tecnica per dimostrare che il grado di generalizzazione delle caratteristiche rivendicate nelle rivendicazioni indipendenti era ammissibile e abbiamo insistito sul fatto che gli esempi della descrizione supportassero pienamente l'ambito delle rivendicazioni. Quanto all'obiezione di attività inventiva, abbiamo fornito un'analisi dettagliata di tutti i 27 documenti dello stato della tecnica citati, dimostrando che alcune delle caratteristiche distintive non erano divulgate nei documenti prodotti e che in tali documenti non vi era alcuna informazione sull'effetto tecnico rivendicato derivante da queste caratteristiche distintive. Nella prima udienza, il 17 febbraio 2020, la CPD non ha accolto alcuni documenti di BASF come prova dello stato della tecnica e ha suggerito a BASF di affrontare la questione dell'attività inventiva nell'udienza successiva, se fosse in grado di dimostrare che i documenti respinti erano accessibili al pubblico prima della data di priorità del brevetto contestato. In un primo momento la CPD riteneva possibile esaminare la questione della novità nella prima udienza e forse prevedeva di prendere la decisione finale lo stesso giorno, sulla base della mancanza di novità, ma la discussione si è rivelata inaspettatamente complessa, per cui l'udienza è stata rinviata a un'altra data per proseguire la discussione sulla novità e, se necessario, per esaminare le questioni dell'attività inventiva e dell'insufficiente descrizione. Sorprendentemente, durante la seconda udienza BASF ha ritirato la propria opposizione, forse a causa degli esiti delle udienze relative ai brevetti russi, svoltesi tra la prima e la seconda udienza riguardanti il brevetto eurasiatico.

I nostri argomenti sui brevetti russi

Sebbene il 20 febbraio 2020 si siano tenute udienze separate per ciascuno dei brevetti russi, le questioni discusse erano molto simili. I nostri argomenti principali ruotavano attorno all'errata interpretazione da parte di BASF delle informazioni divulgate nel documento dello stato della tecnica su cui aveva fondato l'argomento della mancanza di novità. La CPD ha condiviso il nostro punto di vista e ha confermato che le caratteristiche divulgate nello stato della tecnica citato non erano identiche a quelle individuate nelle rivendicazioni indipendenti dei brevetti russi. La CPD ha respinto l'argomento di BASF secondo cui «non era necessario dimostrare che l'effetto tecnico derivante dalle caratteristiche distintive fosse noto dallo stato della tecnica perché le caratteristiche non erano essenziali». La CPD ha stabilito che tutte le caratteristiche erano effettivamente essenziali e che il loro effetto sul risultato tecnico non era divulgato nello stato della tecnica. La CPD ha inoltre confermato che gli esempi della descrizione supportano l'ambito delle rivendicazioni e che la descrizione divulga pertanto l'essenza dell'invenzione rivendicata in modo sufficientemente chiaro perché l'invenzione possa essere attuata da una persona esperta del settore. La CPD ha respinto le azioni di invalidazione di BASF.

L'importanza della decisione

Con tutti e tre i brevetti difesi con successo, Nouryon ha mantenuto il diritto esclusivo di commercializzare il tensioattivo in Russia e di concederlo in licenza a terzi. Il caso è interessante anche perché evidenzia la differenza di approccio all'invalidazione dei brevetti eurasiatici e russi dinanzi alla CPD dell'ufficio brevetti russo, in particolare il fatto che l'insufficiente descrizione non è applicabile come motivo di invalidità per i brevetti eurasiatici. Il termine per impugnare le decisioni emesse dalla CPD contro i due brevetti russi è scaduto e le decisioni sono definitive.

Autore: Natalia Osipenko, PETOŠEVIĆ Russia www.petosevic.com