Proroga della durata dei brevetti a Singapore

Singapore è attualmente l’unico paese del Sud-Est asiatico in cui è possibile la proroga della durata del brevetto (Patent Term Extension, PTE), almeno in teoria. In pratica, però, le condizioni rigorose da soddisfare per prorogare la durata di un brevetto concesso rendono la PTE molto improbabile.

Un brevetto di Singapore può avere diritto alla PTE se vi è un “ritardo ingiustificato” dell’Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) nella concessione del brevetto, oppure se vi è un ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio quando il brevetto riguarda un prodotto farmaceutico.

Un ritardo ingiustificato nella concessione del brevetto si verifica quando l’intervallo tra il deposito della domanda di brevetto e l’eventuale concessione supera quattro anni. È fondamentale che i richiedenti tengano presente che questo periodo di quattro anni è calcolato in modo da escludere i ritardi dovuti ad azioni del richiedente. Ad esempio, durante l’esame il richiedente riceve di norma almeno un parere scritto, che gli assegna un termine di cinque mesi per presentare una risposta. Il tempo impiegato dal richiedente per rispondere è considerato un ritardo “attribuibile al richiedente” e non viene conteggiato nel periodo di quattro anni.

La difficoltà di soddisfare la condizione del “ritardo ingiustificato” è ulteriormente aggravata per le domande in fase nazionale PCT. Questo perché, secondo la legge di Singapore, il tempo che intercorre tra la data di deposito internazionale e la data effettiva di ingresso nella fase nazionale è considerato un ritardo attribuibile al richiedente.

Affinché un brevetto farmaceutico possa avere diritto alla PTE per un ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il tempo che intercorre tra la richiesta di autorizzazione e il suo ottenimento deve essere superiore a due anni. Come sopra, anche questo periodo di due anni è calcolato in modo da escludere il tempo impiegato dal richiedente per rispondere alle richieste dell’ente regolatorio (la Health Sciences Authority).

Di conseguenza, sebbene la legge di Singapore consenta, in teoria, le PTE, l’effettivo accertamento di un ritardo ingiustificato, che riguardi la concessione di un brevetto o l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, è prevedibilmente raro.

Per i richiedenti che desiderano aumentare le probabilità di ottenere una PTE a Singapore, offriamo alcuni consigli pratici:

• Avviare per tempo l’ingresso nella fase nazionale PCT
• Presentare la richiesta di esame di merito al momento del deposito o poco dopo
• Rispondere ai pareri scritti il prima possibile

Infine, va notato che, anche adottando i passaggi sopra indicati, non vi è alcuna garanzia che una PTE sia possibile, a meno che non vi siano ritardi insoliti dell’IPOS nell’esame della domanda di brevetto.

Edwin Dai

PRINCIPAL PATENTS: CHEMICAL Spruson&Ferguson