SEP e condizioni FRAND in Europa: la Germania si sta avvicinando all'approccio del Regno Unito?

A cura di Andrew White, Partner e consulente in brevetti per il Regno Unito e l'Europa, e di Andreas Wietzke, Partner e consulente europeo in brevetti, marchi e disegni, dello studio di proprietà intellettuale Mathys & Squire

La Corte federale di giustizia tedesca (la Corte suprema) ha recentemente pubblicato la motivazione scritta della sua decisione nella controversia in corso tra Sisvel e Haier (KZR 36/17). Sisvel gestisce un patent pool LTE e LTE-A (4G) basato principalmente su una serie di brevetti essenziali 4G acquisiti da Nokia nel 2011/12.

In questa decisione la Corte federale di giustizia ha fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza del Regno Unito citando il giudice Birss (J. Birss) nella decisione Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat), e ha stabilito che chi viola un brevetto essenziale per uno standard (Standards Essential Patent, SEP) ha la responsabilità di partecipare alle trattative per l'accordo di licenza in modo «orientato all'obiettivo» e che le «tattiche dilatorie» non sono compatibili con la volontà di concludere un accordo di licenza in modo orientato all'obiettivo.

La decisione stabilisce inoltre che il titolare del brevetto non deve offrire licenze a una «tariffa uniforme» perché siano considerate FRAND, il che potrebbe avere ripercussioni sul modo in cui vengono calcolate le royalty dei SEP da utilizzare in altri settori, come quello automobilistico.

I fatti di causa Il caso in esame si basava sul brevetto europeo EP 852885, depositato originariamente da Nokia nel 1996, relativo alla negoziazione della velocità di trasmissione dei dati durante l'instaurazione di una chiamata tra una stazione mobile e una rete di comunicazione mobile. Haier ha distribuito e offerto telefoni cellulari e tablet alla Fiera internazionale dell'elettronica di Berlino nel settembre 2014. Sisvel riteneva che tali telefoni cellulari e tablet supportassero lo standard GPRS, di competenza dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Nell'aprile 2013 Sisvel aveva assunto nei confronti di ETSI l'impegno (come è tenuta a fare se vuole includere brevetti nello standard fissato da ETSI) di concedere a Haier in licenza il brevetto a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), e si era rivolta a Haier in tal senso.

Le parti non sono riuscite a trovare un accordo, quindi nel 2014 Sisvel ha citato in giudizio Haier. Sisvel riteneva che l'offerta dei telefoni cellulari e dei tablet violasse i suoi diritti di brevetto e ha chiesto che a Haier fosse ordinato di cessare la condotta, fornire informazioni, rendere conto, distruggere e ritirare i prodotti e di accertare il suo obbligo di risarcire i danni. Il Tribunale regionale tedesco di Düsseldorf ha condannato Haier di conseguenza, ritenendo il brevetto valido e violato e respingendo la difesa di Haier fondata sul fatto che le trattative erano state ritardate. Tuttavia, in appello, il Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, pur ritenendo il brevetto ancora valido e violato, non ha concesso l'inibitoria perché riteneva che l'offerta di Sisvel a Haier non fosse FRAND, in quanto superiore a un'offerta fatta a un'altra parte (Hisense, un produttore cinese di telefoni). A propria difesa, Sisvel ha sostenuto che la tariffa offerta a Hisense era inferiore a quella FRAND a causa di circostanze particolari relative a quell'accordo.

Abuso di posizione dominante La decisione del Tribunale regionale superiore di Düsseldorf è stata impugnata dinanzi alla Corte federale di giustizia tedesca, la quale ha ritenuto che Sisvel, in quanto titolare del brevetto, fosse in posizione dominante, in sintesi perché la tecnologia brevettata non può essere sostituita da un'altra tecnologia pur rispettando lo standard pertinente (nell'Europa continentale la questione delle controversie sui SEP si decide normalmente nell'ambito del diritto della concorrenza, mentre nel Regno Unito normalmente nell'ambito del diritto dei contratti). Poiché Sisvel era in posizione dominante, la questione era quindi se avesse abusato di tale posizione dominante.

La Corte federale non ha concordato con il Tribunale regionale superiore sul fatto che ciò significasse necessariamente che Sisvel avesse abusato della propria posizione dominante. Al contrario, la Corte federale ha stabilito che (traduzione approssimativa dal tedesco):

«L'azione promossa da un titolare di brevetto in posizione dominante sul mercato che si è impegnato nei confronti di un organismo di normazione a concedere licenze a condizioni FRAND può costituire un abuso della sua posizione dominante se e nella misura in cui è idonea a impedire che prodotti conformi allo standard entrino o restino disponibili sul mercato.»

La Corte federale ha osservato che, se è vero che le richieste di inibitoria possono essere abusive, al titolare di un SEP non è vietato far valere il proprio brevetto chiedendo un'inibitoria. Un abuso sussiste soltanto se il contraffattore non è disposto a prendere in licenza il SEP a condizioni ragionevoli e non discriminatorie; la Corte federale ha affermato che:

«Costituisce pertanto un abuso della posizione dominante il fatto che il titolare del brevetto faccia valere pretese di inibitoria, distruzione e ritiro dei prodotti benché il contraffattore gli abbia fatto un'offerta incondizionata di concludere un accordo di licenza a condizioni che il titolare del brevetto non può rifiutare senza violare il divieto di abuso o di discriminazione.

Inoltre, un'azione volta a far valere tali pretese può essere considerata abusiva anche se il contraffattore non ha (ancora) accettato di concludere un accordo di licenza a determinate condizioni ragionevoli, ma la responsabilità di ciò ricade sul titolare del brevetto, che non ha compiuto sforzi sufficienti per far fronte alla responsabilità particolare connessa alla posizione dominante e per consentire a un contraffattore in linea di principio disposto a ottenere una licenza di concludere un accordo di licenza a condizioni ragionevoli.»

In breve, il titolare del brevetto, data la sua posizione dominante, ha una responsabilità particolare nell'impegnarsi in modo adeguato nelle trattative per un accordo di licenza a condizioni FRAND.

Non discriminatorio Sulla questione se la tariffa offerta a Hisense significasse che l'offerta fatta a Haier non fosse FRAND, la Corte federale ha stabilito, e questo è importante, che:

«Il titolare di brevetto in posizione dominante non è in linea di principio tenuto a concedere licenze secondo una “tariffa uniforme” che garantisca condizioni uguali a tutti gli utilizzatori.»

In breve, quindi, al titolare del brevetto è consentito accettare condizioni contrattuali e tariffe di licenza diverse se esiste una giustificazione oggettiva della differenziazione, per esempio se sono le migliori ottenibili sul piano commerciale:

«Poiché le condizioni adeguate per un rapporto contrattuale, in particolare un prezzo adeguato, non sono di regola determinate oggettivamente, ma possono essere stabilite solo come risultato di processi di mercato negoziali (eventualmente analoghi), è di importanza decisiva la partecipazione seria e orientata all'obiettivo dell'impresa che cerca una licenza alla negoziazione di condizioni contrattuali adeguate.»

Onere del contraffattore di dimostrarsi disponibile Tuttavia, anche il contraffattore ha la responsabilità di essere disponibile, e la Corte federale ha osservato che: «il contraffattore, da parte sua, deve dichiarare in modo chiaro e inequivocabile la propria disponibilità a concludere con il titolare del brevetto un accordo di licenza a condizioni ragionevoli e non discriminatorie e deve inoltre partecipare successivamente alle trattative per l'accordo di licenza in modo orientato all'obiettivo». La Corte federale ha poi fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza del Regno Unito e ha citato la decisione di J. Birss in Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (leggi qui l'articolo di Mathys & Squire su questa decisione), in cui J. Birss ha affermato:

«Un licenziatario disponibile deve essere uno disposto ad accettare una licenza FRAND a qualunque condizione sia effettivamente FRAND.» La Corte federale ha chiarito che, se il contraffattore può chiedere informazioni sufficienti per formulare una specifica offerta FRAND, le tattiche dilatorie non sono compatibili con la volontà di concludere un accordo di licenza in modo orientato all'obiettivo. La Corte federale ha rilevato che il Tribunale regionale superiore aveva erroneamente presupposto che Haier avesse accettato di concludere un accordo di licenza a condizioni FRAND, affermando che:

«La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che la dichiarazione della convenuta del 12 dicembre 2013, cioè a più di un anno dalla prima comunicazione della violazione, non soddisfacesse, già solo sul piano temporale, i requisiti richiesti a un contraffattore disposto a ottenere una licenza. Il contraffattore che rimane in silenzio per diversi mesi dopo la comunicazione della violazione indica quindi di regola di non essere interessato a ottenere una licenza.»

Conclusione

La Corte federale di giustizia ha quindi deciso a favore di Sisvel e ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni, ritenendo che questo non costituisse in linea di principio un abuso di posizione dominante, poiché il contraffattore può opporre alla domanda di risarcimento del titolare del brevetto soltanto una propria domanda di risarcimento.

La prospettiva del Regno Unito Sebbene vi siano differenze nel modo in cui le controversie sui SEP FRAND sono gestite nel Regno Unito e in Germania a causa della diversa applicazione del diritto dei contratti e del diritto della concorrenza, i riferimenti specifici alla giurisprudenza del Regno Unito in questa decisione della Corte federale di giustizia tedesca suggeriscono che probabilmente vedremo una gestione più uniforme delle controversie sui SEP FRAND in tutta Europa.

Inoltre, la constatazione che una tariffa FRAND non è fissata una volta per tutte e può variare solleva considerazioni importanti per altri settori, come quello automobilistico. Nel settore delle telecomunicazioni le royalty FRAND sui SEP possono essere calcolate come percentuale del prezzo di vendita del dispositivo, in genere il 5% per i SEP 3G e fino al 10% per i SEP 4G. Un calcolo di questo tipo non sembrerebbe equo nel settore automobilistico, dove la rilevanza della tecnologia di telecomunicazione oggetto dei SEP è, probabilmente, inferiore a quella che ha per un dispositivo mobile. La presente decisione potrebbe quindi aprire la strada a calcoli diversi delle royalty a seconda del settore di utilizzo.

La prospettiva tedesca La Corte federale di giustizia segue le fasi delle trattative FRAND stabilite da Huawei/ZTE (C-170/13) e gli obblighi per entrambe le parti. Va osservato che la formulazione usata nella comunicazione tra le parti potrebbe fare la differenza nel valutare se un'offerta di licenza o la dichiarazione di disponibilità a prendere una licenza sia conforme agli obblighi citati. Occorre prestare particolare attenzione quando tale comunicazione è gestita sul versante commerciale, a livello di decisori aziendali, senza il coinvolgimento del team di contenzioso.

Inoltre, la decisione menziona l'ammissibilità degli accordi di licenza su portafoglio anche quando solo un brevetto è oggetto del contenzioso per violazione. Tali potenziali accordi di licenza su portafoglio incontrano soltanto due limiti: il contraffattore non deve essere costretto a sottoscrivere una licenza per brevetti non essenziali e il contraffattore che prevede un prodotto solo in un'area geografica limitata non deve subire alcuno svantaggio da tale accordo. Se la restrizione geografica è di solito meno importante nei casi di telecomunicazioni, ciò potrebbe incidere sul modo in cui i titolari di SEP devono raggruppare i propri portafogli di brevetti.

Autore: Mathys & Squire