Brevets essentiels à une norme et conditions FRAND en Europe : l’Allemagne se rapproche-t-elle de l’approche britannique ?

Rédigé par Andrew White, associé et conseil en brevets britannique et européen, et Andreas Wietzke, associé et mandataire européen en brevets, marques et dessins et modèles, du cabinet de propriété intellectuelle Mathys & Squire

La Cour fédérale de justice allemande (la Cour suprême) a récemment rendu sa décision écrite dans le litige en cours opposant Sisvel à Haier (KZR 36/17). Sisvel gère un pool de brevets LTE et LTE-A (4G), constitué principalement d’un lot de brevets essentiels à la 4G acquis auprès de Nokia en 2011/12.

Dans cette décision, la Cour fédérale de justice a fait explicitement référence à la jurisprudence britannique en citant le juge Birss (J. Birss) dans la décision Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat), et a jugé que le contrefacteur d’un brevet essentiel à une norme (Standard Essential Patent, SEP) a la responsabilité de participer aux négociations du contrat de licence « de manière orientée vers un but » et que les « tactiques dilatoires » ne sont pas compatibles avec la volonté de conclure un contrat de licence de manière orientée vers un but.

La décision juge également qu’un titulaire de brevet n’a pas à proposer ses licences selon un « tarif uniforme » pour qu’elles soient considérées comme FRAND, ce qui pourrait bien avoir des répercussions sur la manière dont les taux de redevance des SEP sont calculés pour être utilisés dans d’autres secteurs, comme celui de l’automobile.

Faits de l’espèce : la présente affaire reposait sur le brevet européen EP 852885, déposé à l’origine par Nokia en 1996, qui porte sur la négociation du débit de données lors de l’établissement d’un appel entre une station mobile et un réseau de communication mobile. Haier a distribué et proposé des téléphones mobiles et des tablettes au Salon international de l’électronique de Berlin en septembre 2014. Sisvel considérait que ces téléphones mobiles et tablettes prenaient en charge la norme GPRS, placée sous la responsabilité de l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). En avril 2013, Sisvel avait pris auprès de l’ETSI l’engagement (comme elle est tenue de le faire si elle souhaite inclure des brevets dans la norme établie par l’ETSI) de concéder à Haier une licence sur le brevet à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND), et avait pris contact avec Haier en ce sens.

Les parties n’ont pas réussi à s’entendre et, en 2014, Sisvel a assigné Haier en justice. Sisvel estimait que l’offre des téléphones mobiles et des tablettes portait atteinte à ses droits de brevet et a demandé que Haier soit condamnée à cesser ces actes, à fournir des informations, à rendre des comptes, à détruire et à rappeler les produits, et à reconnaître son obligation de verser des dommages-intérêts. Le tribunal régional de Düsseldorf a condamné Haier en conséquence, en jugeant le brevet valide et contrefait et en rejetant un moyen de défense de Haier tiré du retard pris dans les négociations. En appel, cependant, la cour régionale supérieure de Düsseldorf, tout en jugeant le brevet toujours valide et contrefait, n’a pas prononcé d’injonction, car elle a estimé que l’offre de Sisvel à Haier n’était pas FRAND, dès lors qu’elle était supérieure à celle faite à une autre partie (Hisense, un fabricant chinois de téléphones). Pour sa défense, Sisvel a soutenu que le taux proposé à Hisense était inférieur au niveau FRAND en raison de circonstances particulières propres à cet accord.

Abus de position dominante La décision de la cour régionale supérieure de Düsseldorf a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour fédérale de justice allemande, qui a jugé que Sisvel, en tant que titulaire du brevet, occupait une position dominante, en bref parce que la technologie brevetée ne peut pas être remplacée par une autre technologie tout en restant conforme à la norme concernée (en Europe continentale, la question des litiges relatifs aux SEP est normalement tranchée sous l’angle du droit de la concurrence, alors qu’au Royaume-Uni elle l’est normalement sous celui du droit des contrats). Sisvel étant en position dominante, la question était donc de savoir si elle avait abusé de cette position dominante.

La Cour fédérale n’a pas suivi la cour régionale supérieure en considérant que Sisvel avait nécessairement abusé de sa position dominante. Elle a au contraire jugé que (traduction approximative de l’allemand vers l’anglais, puis en français) :

« Une action intentée par un titulaire de brevet en position dominante sur le marché, qui s’est engagé auprès d’un organisme de normalisation à concéder des licences à des conditions FRAND, peut constituer un abus de sa position dominante si et dans la mesure où elle est de nature à empêcher que des produits conformes à la norme arrivent ou restent disponibles sur le marché. »

La Cour fédérale a relevé que, si les demandes d’injonction peuvent être abusives, il n’est pas interdit au titulaire d’un SEP de faire valoir son brevet en demandant une injonction. Il n’y a abus que si le contrefacteur n’est pas disposé à prendre une licence sur le SEP à des conditions raisonnables et non discriminatoires, la Cour fédérale précisant que :

« Il constitue donc un abus de position dominante que le titulaire du brevet fasse valoir des demandes de cessation, de destruction et de rappel des produits alors que le contrefacteur lui a fait une offre inconditionnelle de conclure un contrat de licence à des conditions que le titulaire du brevet ne peut refuser sans violer l’interdiction des abus ou des discriminations.

En outre, une action visant à faire valoir de telles demandes peut également être considérée comme abusive lorsque le contrefacteur n’a pas (encore) accepté de conclure un contrat de licence à certaines conditions raisonnables, mais que la responsabilité en incombe au titulaire du brevet, parce qu’il n’a pas déployé des efforts suffisants pour assumer la responsabilité particulière attachée à la position dominante et permettre à un contrefacteur en principe disposé à prendre une licence de conclure un contrat de licence à des conditions raisonnables. »

En bref, le titulaire du brevet, du fait de sa position dominante, porte une responsabilité particulière : celle de s’engager suffisamment dans les négociations en vue d’un contrat de licence à des conditions FRAND.

Non-discrimination Sur la question de savoir si le taux proposé à Hisense signifiait que l’offre faite à Haier n’était pas FRAND, la Cour fédérale a jugé, point important, que :

« Le titulaire d’un brevet en position dominante n’est en principe pas tenu de concéder des licences selon un “tarif uniforme” accordant des conditions égales à tous les utilisateurs. »

En bref, un titulaire de brevet peut donc accepter des conditions contractuelles et des taux de licence différents s’il existe une justification objective à cette différenciation – par exemple s’il s’agit des meilleurs que l’on puisse obtenir commercialement :

« Dès lors que des conditions appropriées pour une relation contractuelle, en particulier un prix approprié, ne sont généralement pas déterminées de manière objective, mais ne peuvent être établies qu’à l’issue de processus de marché négociés (éventuellement similaires), la participation sérieuse et orientée vers un but de l’entreprise qui recherche une licence à la négociation de conditions contractuelles appropriées revêt une importance décisive. »

Le contrefacteur doit lui aussi se montrer disposé Le contrefacteur porte toutefois lui aussi la responsabilité de se montrer disposé – la Cour fédérale relevant que : « le contrefacteur doit, pour sa part, déclarer clairement et sans équivoque sa volonté de conclure un contrat de licence avec le titulaire du brevet à des conditions raisonnables et non discriminatoires, et doit ensuite participer aux négociations du contrat de licence de manière orientée vers un but ». La Cour fédérale a ensuite fait explicitement référence à la jurisprudence britannique et cité la décision du juge Birss dans Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) (lisez ici l’article de Mathys & Squire sur cette décision), dans laquelle le juge Birss a déclaré :

« Un licencié de bonne volonté doit être disposé à prendre une licence FRAND à toutes les conditions qui sont effectivement FRAND. » La Cour fédérale a précisé que, si un contrefacteur peut demander des informations suffisantes pour formuler une offre FRAND précise, les tactiques dilatoires ne sont pas compatibles avec la volonté de conclure un contrat de licence de manière orientée vers un but. La Cour fédérale a relevé que la cour régionale supérieure avait à tort considéré que Haier avait accepté de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND, et a indiqué que :

« La cour d’appel a correctement constaté que la déclaration de la défenderesse du 12 décembre 2013, soit plus d’un an après la première notification de contrefaçon, ne satisfaisait pas, ne serait-ce qu’en raison du délai, aux exigences posées à un contrefacteur désireux d’obtenir une licence. Un contrefacteur qui garde le silence pendant plusieurs mois après la notification de contrefaçon indique ainsi généralement qu’il n’est pas intéressé par l’obtention d’une licence. »

Conclusion

La Cour fédérale de justice a donc donné raison à Sisvel et lui a en outre accordé des dommages-intérêts, en jugeant qu’ils ne constituaient pas en principe un abus de position dominante, un titulaire de brevet ne pouvant opposer à la demande de dommages-intérêts d’un titulaire de brevet qu’une demande de dommages-intérêts de sa part.

Le point de vue britannique Bien que le traitement des litiges FRAND relatifs aux SEP diffère entre le Royaume-Uni et l’Allemagne en raison de l’application différente du droit des contrats et du droit de la concurrence, les références précises à la jurisprudence britannique dans cette décision de la Cour fédérale de justice allemande laissent penser que nous verrons probablement un traitement plus uniforme des litiges FRAND relatifs aux SEP dans toute l’Europe.

Par ailleurs, la conclusion selon laquelle un taux FRAND n’est pas gravé dans le marbre et peut varier soulève, point important, des questions essentielles pour d’autres secteurs comme celui de l’automobile. Dans le secteur des télécommunications, les redevances FRAND des SEP peuvent être calculées en pourcentage du prix de vente du combiné – typiquement 5 % pour les SEP 3G et jusqu’à 10 % pour les SEP 4G. Un tel calcul ne semblerait pas équitable dans le domaine automobile, où l’importance de la technologie de télécommunication qui fait l’objet des SEP est sans doute moindre que pour un appareil mobile. La présente décision pourrait donc ouvrir la voie à des calculs de taux de redevance différents selon le domaine d’utilisation.

Le point de vue allemand La Cour fédérale de justice suit les étapes des négociations FRAND établies par l’arrêt Huawei/ZTE (C-170/13) ainsi que les obligations des deux parties. Il convient de noter que la formulation employée dans les échanges entre les parties peut faire la différence pour apprécier si une offre de licence ou la déclaration de volonté de prendre une licence est conforme aux obligations mentionnées. Une attention particulière s’impose lorsque ces échanges sont gérés côté commercial, au niveau des décideurs de l’entreprise, sans l’intervention de l’équipe contentieuse.

Par ailleurs, la décision mentionne l’admissibilité des accords de licence de portefeuille, même si un seul brevet est visé par l’action en contrefaçon. Ces éventuels accords de licence de portefeuille ne sont soumis qu’à deux restrictions : le contrefacteur ne doit pas être contraint de souscrire une licence portant sur des brevets non essentiels, et le contrefacteur qui prévoit un produit uniquement dans une zone géographique limitée ne doit subir aucun désavantage du fait d’un tel accord. Si la restriction géographique est généralement moins importante dans les affaires de télécommunications, elle peut avoir une incidence sur la manière dont les titulaires de SEP doivent regrouper leurs portefeuilles de brevets.

Auteur : Mathys & Squire