CONSEILS POUR GÉRER L’EXAMEN QUANT AU FOND À SINGAPOUR

La fermeture de la « voie étrangère » de l’examen des brevets, dans laquelle les résultats de l’examen quant au fond d’offices des brevets étrangers sélectionnés sont généralement admis, s’opère par étapes à Singapour depuis le 1er janvier 2020. Pour les demandes nationales directes (par exemple les premiers dépôts, les demandes divisionnaires ou les demandes de type Convention), la voie étrangère était déjà fermée depuis le 1er janvier 2020. L’étape suivante concerne les demandes entrées en phase nationale PCT comportant une revendication de priorité et dont la date de dépôt international est postérieure ou égale au 1er janvier 2020, c’est-à-dire dont le délai de 30 mois expire à partir du 1er juillet 2021. Statistiquement, ces demandes entrées en phase nationale PCT devraient représenter l’essentiel de toutes les demandes de brevet déposées à Singapour. Le dernier groupe de demandes touchées par la fermeture, relativement restreint, est celui des demandes entrées en phase nationale PCT sans revendication de priorité (c’est-à-dire fondées sur des premiers dépôts PCT effectués à partir du 1er janvier 2020).

Avec la fermeture de la voie étrangère, il y a moins d’options d’examen à choisir et un seul jeu de délais, donc moins de confusion pour les déposants et les mandataires étrangers. En revanche, la décision doit être prise plus vite quant à celle des deux principales options d’examen, la recherche et l’examen combinés (la « voie locale ») ou l’examen fondé sur un rapport de recherche étranger approprié (la « voie mixte »), qui conviendra le mieux à une demande donnée. Le délai de requête d’examen, fixé à 36 mois à compter de la date de priorité ou de la date du premier dépôt, selon le cas, tombe relativement peu de temps après l’entrée en phase nationale, qui est le mode de dépôt le plus courant à Singapour. Si la voie locale peut être choisie dans tous les cas, elle s’accompagne d’une taxe officielle plus élevée, supérieure de près de 500 USD à celle de la voie mixte.

Pour exploiter autant que possible les résultats de la recherche PCT, quelques recommandations générales fondées sur le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (ou de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale si aucune demande d’examen préliminaire n’a été déposée) sont présentées ci-dessous :

• Si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) indique que toutes les revendications ont fait l’objet de la recherche et sont valables par rapport à l’état de la technique, le déposant peut envisager de demander l’examen sur la base du rapport de recherche internationale (ISR).
• Si l’IPRP indique que toutes les revendications ont fait l’objet de la recherche mais qu’il subsiste des objections de validité ou de clarté, et que les documents cités dans l’ISR ne comprennent que des documents en anglais ou ont des équivalents en anglais, le déposant peut envisager de demander l’examen sur la base de l’ISR.
• Si l’IPRP indique que toutes les revendications ont fait l’objet de la recherche mais qu’il subsiste des objections de validité ou de clarté, et que les documents cités dans l’ISR comprennent des documents qui ne sont pas en anglais et n’ont pas d’équivalents en anglais, le déposant peut envisager de demander la recherche et l’examen combinés. Cela permet d’anticiper le risque de se voir demander par l’examinateur de préparer la traduction de ces documents non anglophones.
• Si l’IPRP indique qu’il existe des objections d’unité et que toutes les revendications ont fait l’objet de la recherche, le déposant peut envisager de demander l’examen sur la base de l’ISR. En revanche, si l’IPRP indique qu’il existe des objections d’unité et que certaines revendications n’ont pas fait l’objet de la recherche, le déposant peut envisager de demander la recherche et l’examen combinés. Dans les deux cas, avant de déposer la requête, des modifications et/ou des arguments appropriés peuvent être soumis pour répondre aux objections d’unité, et les revendications doivent être revues afin de s’assurer que l’objet présentant le plus grand intérêt figure dans le premier groupe de revendications. Si des objections d’unité devaient encore être soulevées, le premier groupe de revendications sera examiné et le choix d’un autre groupe de revendications ne sera pas possible.
• Si l’IPRP indique que toutes les revendications n’ont pas fait l’objet de la recherche, le déposant peut envisager de demander la recherche et l’examen combinés. Cela devrait offrir une nouvelle occasion de faire rechercher et examiner toutes les revendications.

Il convient de noter que les revendications portant sur des méthodes de traitement du corps humain ou animal sont considérées comme non brevetables à Singapour. Ces revendications doivent être supprimées ou modifiées en revendications de première ou de seconde application médicale, selon le cas, avant de poursuivre avec l’une des options ci-dessus.

Pour accélérer la procédure d’examen, le déposant peut envisager de demander la participation au PPH, si cela est possible, en tirant parti des nombreux accords PPH bilatéraux et multilatéraux que Singapour a conclus avec des offices des brevets partenaires. Par exemple, le PCT-PPH peut être utilisé si l’IPRP est favorable et si l’administration chargée de la recherche internationale est un office participant au programme pilote GPPH. D’après les statistiques disponibles, les demandes singapouriennes traitées dans le cadre du PPH présentent en moyenne un délai de traitement de moins de 6 mois entre la requête PPH et la première notification de l’office, un taux de délivrance supérieur à 90 % et un taux d’acceptation dès la première notification compris entre 60 et 70 %.

Une autre caractéristique du système d’examen quant au fond à Singapour est un calendrier de procédure relativement resserré : la procédure d’examen doit être conclue dans les 18 mois suivant la date de la première notification de l’office. Concrètement, le déposant risque de ne pas recevoir plus de deux notifications avant que l’examinateur ne termine la procédure d’examen en établissant le rapport d’examen. Un réexamen d’un rapport d’examen mitigé ou négatif (c’est-à-dire une nouvelle procédure d’examen) est possible, mais il donne lieu à des taxes supplémentaires importantes. Pour éviter de telles dépenses et procédures supplémentaires, le déposant peut envisager un entretien avec l’examinateur si une deuxième notification est émise, avant de déposer sa réponse. L’entretien peut être plus productif si un ordre du jour et d’éventuelles propositions de modification sont communiqués au préalable à l’examinateur pour examen.

Par contraste avec le délai plus tardif et l’approche allégée associés à la voie étrangère, la poursuite des demandes de brevet singapouriennes devrait exiger à l’avenir une approche plus active, afin de gérer à la fois la pression du calendrier et les questions de fond. Cela suppose à son tour que le conseil en brevets singapourien soit un expert non seulement des aspects de fond du droit des brevets de Singapour, mais aussi de la technologie concernée. Il doit également être prêt à proposer une stratégie de réponse sans bénéficier d’un résultat d’examen antérieur dans une demande correspondante.

Forte de la profondeur technique apportée par plus de 30 professionnels des brevets titulaires d’une qualification technique et du savoir-faire accumulé pendant de nombreuses années de traitement direct de l’examen quant au fond, notre équipe de Spruson & Ferguson (Asia) est bien armée pour traiter toute question d’examen quant au fond susceptible de se présenter. Si vous avez besoin d’aide pour vos dossiers à Singapour, n’hésitez pas à nous contacter.

Auteur : Le Hong Minh

PRINCIPAL, DIRECTOR SINGAPORE, ENGINEERING / ICT LEADER ASIA PATENTS: ENGINEERING & ICT, DESIGNS