Matière brevetable – un jeu d’adresse

Une décision de justice (Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents [2020] FCA 778) vient d’être rendue en juin par la Cour fédérale d’Australie sur l’éligibilité de quatre brevets d’innovation australiens divisionnaires, 2016101967, 2017101097, 2017101098 et 2017101629, appartenant à Aristocrat, fabricant australien de machines de jeux d’argent de renommée mondiale. La décision a été rendue en faveur d’Aristocrat, qui a obtenu gain de cause en soutenant que la machine de jeu telle que revendiquée dans les brevets d’innovation constitue une manner of manufacture (une matière brevetable en droit australien) et n’est donc pas exclue de la matière brevetable. C’est un bon résultat pour Aristocrat, du moins pour l’instant, car une douzaine d’autres demandes divisionnaires issues de la même demande mère 2015210489 (déposée en 2015, rejetée pour non-brevetabilité de la matière) sont actuellement rejetées par IP Australia pour des motifs de manner of manufacture.

Aristocrat a connu une expérience similaire aux États-Unis. La machine de jeu a aussi fait l’objet d’une demande de protection par brevet aux États-Unis, la demande de brevet américaine 14/823,536 (déposée en 2015, rejetée pour non-brevetabilité de la matière), une demande en continuation-in-part 15/149,060 (déposée en 2016, rejetée pour non-brevetabilité de la matière), et une nouvelle demande en continuation-in-part 15/428, 813 (déposée en 2017, finalement délivrée en janvier 2020).

Outre le fait de nous réjouir d’une nouvelle décision de justice confirmant la brevetabilité des inventions liées aux logiciels (la machine de jeu telle que revendiquée est un mélange de matériel et de logiciel), nous posons la question suivante : pourquoi Aristocrat a-t-elle dû aller si loin pour obtenir une décision favorable ? La réponse à cette question est importante, car la plupart des déposants de demandes de brevet de logiciels ne disposent pas des ressources financières d’une société aussi grande qu’Aristocrat. Cette décision fournit des mesures concrètes que les conseils en brevets comme les innovateurs peuvent prendre pour réduire dès le départ le risque d’objection relative à la matière brevetable.

Nous commençons l’examen par la décision d’IP Australia rejetant ces brevets d’innovation pour non-brevetabilité de la matière, Aristocrat Technologies Australia Pty Limited [2018] APO 45, dont Aristocrat a fait appel.

• Prépondérance des probabilités

Comme l’énonce le paragraphe [12] de la décision d’IP Australia, « la norme de preuve applicable en l’espèce est la prépondérance des probabilités. Je dois accepter la demande si je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme à la loi. Si je n’en suis pas convaincu, je peux alors rejeter la demande. » Autrement dit, le délégué du Commissaire (ou l’examinateur) apprécie, lors de l’examen d’une demande de brevet, l’ensemble des informations présentées dans le mémoire descriptif du brevet et décide si une objection, y compris l’objection relative à la matière brevetable, est plus applicable que non. En d’autres termes, plus le mémoire descriptif contient d’informations favorables, moins l’examinateur sera enclin à soulever une objection. Traduit en première mesure concrète dans le processus de brevetage pour les conseils en brevets et les innovateurs, cela revient à fournir davantage d’informations favorables dans le mémoire descriptif au regard de l’objection relative à la matière brevetable. Même s’il est parfois un peu difficile de savoir en quoi pourraient consister ces informations favorables, IP Australia a donné dans sa décision quelques indications utiles. Ces indications portent sur la contribution technique à l’art et sur le fondement de cette contribution, et sont exposées ci-dessous.

• Contribution technique à l’art

Bien que les mémoires descriptifs des brevets d’innovation en cause décrivent en détail le fonctionnement de l’invention, il semblait y avoir moins d’informations sur la contribution technique (progrès, effets ou améliorations techniques) apportée par l’invention à l’art.

Il était indiqué dans la partie « contexte de l’invention » du mémoire descriptif qu’« il existe un besoin de systèmes de jeu alternatifs », sans que le mémoire n’explique nulle part pourquoi un système de jeu alternatif est nécessaire et pourquoi le système de jeu tel que revendiqué est la conception souhaitée. En termes simples, l’avantage de l’invention par rapport à l’état de la technique n’a pas été décrit autant qu’il aurait peut-être pu l’être dans le mémoire descriptif. S’il est logique, en Australie comme aux États-Unis, de ne pas détailler l’état de la technique afin d’éviter que la solution paraisse évidente à la lumière de celui-ci (rétrospectivement), il reste nécessaire de souligner la contribution technique apportée par l’invention à l’art.

Cela est particulièrement important pour les inventions logicielles, car la contribution technique est l’un des éléments clés sur lesquels le délégué fonde son appréciation de la matière brevetable. Dans cette affaire, le délégué a relevé aux paragraphes [46] à [54] une série d’aspects de l’invention, mais a conclu qu’aucun d’entre eux n’apportait de contribution technique à l’art. Aristocrat a également énuméré au paragraphe [55] une série d’aspects (a) à (g) qu’elle considère comme des contributions techniques à l’art, mais aucun n’a été accepté par le délégué :

«Dans la mesure où il est nécessaire d’identifier une « contribution technique », un « effet technique », la solution d’un « problème technique » ou une « amélioration de la technologie informatique », les inventions des brevets en cause confèrent au moins les avantages techniques suivants :

(a) Une machine de jeu intégrant un agencement physique spécifique de composants et proposant un nouveau jeu à fonctionnalités ;

(b) Le jeu à fonctionnalités de l’invention peut être déclenché à partir de n’importe quel jeu de base et d’autres jeux à fonctionnalités, et lancé sur une gamme de machines et de systèmes de jeu. Cette flexibilité confère des avantages techniques et non techniques substantiels aux concepteurs de jeux et aux exploitants (c’est-à-dire les établissements titulaires d’une licence), notamment des économies de coûts et des gains d’efficacité de conception ;

(c) Les symboles configurables, dotés des multiples fonctions décrites, confèrent un avantage technique substantiel en ce qu’ils permettent d’obtenir ces fonctions avec un ensemble de symboles plus restreint ;

(d) La possibilité d’attribuer des gains de différents types et valeurs à l’aide des symboles configurables confère un avantage technique substantiel, en ce que le concepteur du jeu peut plus facilement mettre en œuvre les caractéristiques souhaitées de la machine de jeu, y compris atteindre le taux de redistribution théorique au joueur (RTP). Cela présente aussi l’avantage de ne pas affecter la structure de paiement du jeu de base sous-jacent ;

(e) L’indication visuelle aux joueurs des valeurs de gains garantis confère des avantages techniques et non techniques substantiels, en ce que les joueurs sont immédiatement informés des gains dans le jeu à fonctionnalités et en tirent de la satisfaction, notamment du fait que le joueur est informé visuellement de ses gains potentiels ;

(f) La fonctionnalité de rouleaux indépendants (paragraphe 31 ci-dessus) confère un avantage technique substantiel, en ce que le concepteur du jeu peut mettre en œuvre avec une plus grande précision le RTP théorique requis. De plus, elle permet de superposer l’invention à des jeux de base existants et de l’y appliquer ;

(g) La fonctionnalité HYPERLINK confère des avantages techniques substantiels décrits dans Aristocrat ’15 au paragraphe [55]. »

La deuxième mesure concrète pour les conseils en brevets et les innovateurs consiste à réfléchir en profondeur au problème posé dans l’art et à identifier la contribution technique de l’invention sur laquelle ils travaillent. La contribution technique doit d’abord être clarifiée dans le mémoire descriptif afin de faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur du déposant. Il sera alors beaucoup plus facile de répondre au délégué/à l’examinateur.

• Fondement de la contribution

Il ne suffit pas d’affirmer qu’une ou plusieurs caractéristiques de l’invention constituent une contribution technique. Pour que le délégué accepte une caractéristique comme contribution technique, il faut qu’elle soit étayée dans le mémoire descriptif. Comme l’énonce le paragraphe [64] de la décision d’IP Australia, « Comme indiqué plus haut, l’affirmation de “gains d’efficacité de conception” tels que “mettre en œuvre avec une plus grande précision le RTP théorique requis” n’est pas étayée par la description. » Des remarques similaires figurent également aux paragraphes [58] et [60]. Cela signifie que le délégué n’a pas trouvé dans le mémoire descriptif d’informations expliquant pourquoi les « gains d’efficacité de conception » peuvent être améliorés grâce à l’invention.

Le constat d’un défaut de fondement n’est pas rare lors de l’examen des brevets. Par exemple, les innovateurs affirment parfois simplement que leur algorithme est plus rapide, plus sûr, etc. en tant que contributions techniques, mais n’expliquent pas quelles caractéristiques de leur invention conduisent à un algorithme plus rapide et plus sûr. Les conseils en brevets doivent creuser davantage en demandant pourquoi il est plus rapide et plus sûr. Si ce qui fait fonctionner l’algorithme plus vite est simplement de le faire exécuter par un processeur plus puissant (plutôt que, par exemple, une moindre utilisation de la mémoire par l’algorithme), ou si ce qui le rend plus sûr est simplement de l’exécuter dans un environnement sécurisé (plutôt que, par exemple, de recourir à une nouvelle méthode de cryptographie), alors la contribution technique de l’invention n’est peut-être pas l’algorithme per se mais la manière unique d’interagir avec le processeur plus puissant ou l’environnement sécurisé.

Il est clair que la démarche consistant à identifier le fondement de la contribution technique permet aussi de caractériser plus précisément la contribution technique de l’invention. Bien sûr, rester un peu général est aussi une stratégie pour obtenir une interprétation large de l’invention, mais il faut tout de même suffisamment d’informations (par exemple, davantage de modes de réalisation) dans le mémoire descriptif pour étayer cette interprétation large selon la prépondérance des probabilités. La troisième mesure concrète pour les conseils en brevets et les innovateurs est donc de consacrer plus de temps à identifier les détails qui étayent la contribution technique revendiquée et à clarifier ces détails dans le mémoire descriptif.

Un exemple

Le brevet d’innovation australien 2018100463 est un brevet de logiciel certifié dans le domaine du traitement du langage, que nous avons rédigé récemment en suivant les étapes ci-dessus pour une start-up de Sydney. Nous avons eu de multiples échanges avec l’inventeur au sujet du logiciel lors de la préparation du mémoire descriptif, afin de réduire le risque lié à la matière brevetable. Il a été certifié sans qu’aucune objection relative à la matière brevetable soit soulevée lors de la certification.

Lorsque les conseils en brevets et les innovateurs suivent les mesures concrètes ci-dessus, il en résulte un mémoire descriptif aussi solide que possible. Cela fait gagner du temps et de l’argent.

Auteur : Qi- Zhang