Nouryon défend ses brevets russes et eurasiens face aux actions en nullité de BASF

PETOŠEVIĆ Russia a récemment représenté Nouryon, leader mondial de la chimie de spécialité, dans des procédures en nullité engagées contre ses brevets en Russie et dans l’Union économique eurasiatique par l’entreprise chimique allemande BASF SE. Fin 2019, dans le cadre de ses efforts pour commercialiser de manière indépendante une composition tensioactive sur l’immense marché minier russe, BASF a introduit trois actions en nullité contre trois brevets de Nouryon – un brevet eurasien et deux brevets russes – qui couvrent en Russie le tensioactif en question. Le brevet eurasien de Nouryon a une date de priorité antérieure à celle des deux brevets russes, qui revendiquent des développements ultérieurs de l’invention initiale protégée par le brevet eurasien et ont donc une portée de revendications plus étroite. Parmi les deux brevets russes, le premier (brevet parent) couvre le procédé de production et l’utilisation du tensioactif, tandis que le second, issu d’une demande divisionnaire, couvre la composition tensioactive elle-même.

Les arguments de BASF

BASF a introduit ses actions en nullité contre les brevets eurasien et russes de Nouryon devant la Chambre des litiges en matière de brevets (CPD) de l’office russe de la propriété intellectuelle, respectivement les 29 novembre et 12 décembre 2019. Les principaux arguments de BASF contre le brevet eurasien étaient l’absence d’application industrielle, de nouveauté et d’activité inventive. L’absence de nouveauté, l’absence d’activité inventive ainsi que l’insuffisance de description étaient les arguments invoqués contre les brevets russes. La différence entre les motifs de nullité pourrait s’expliquer par des approches différentes dans l’appréciation de l’application industrielle pour les demandes de brevet russes et eurasiennes. En droit russe, une invention est susceptible d’application industrielle si elle peut être utilisée dans l’industrie, tandis que la législation eurasienne suppose en outre que la description contienne suffisamment d’exemples pour étayer la portée des revendications. En substance, BASF soutenait que les trois brevets n’étaient pas nouveaux, qu’ils étaient évidents pour l’homme du métier et que les exemples fournis n’étayaient pas toute la portée des revendications.

Notre réponse concernant le brevet eurasien

Nous avons soutenu que l’interprétation par BASF de plusieurs caractéristiques des revendications indépendantes du brevet eurasien était erronée, et que l’entreprise allemande avait fondé ses objections de nouveauté sur cette interprétation. Nous avons également produit des documents de l’état de la technique pour montrer que le degré de généralisation des caractéristiques revendiquées dans les revendications indépendantes était admissible, et nous avons insisté sur le fait que les exemples de la description étayaient pleinement la portée des revendications. Concernant l’objection d’absence d’activité inventive, nous avons fourni une analyse détaillée des 27 documents de l’état de la technique cités, montrant que certaines des caractéristiques distinctives n’étaient pas divulguées dans les documents produits et qu’aucune information n’y figurait sur l’effet technique revendiqué résultant de ces caractéristiques distinctives. Lors de la première audience, le 17 février 2020, la CPD n’a pas admis certains documents de BASF comme preuves de l’état de la technique et a suggéré que BASF aborde la question de l’activité inventive lors de l’audience suivante, si elle pouvait prouver que les documents écartés étaient accessibles au public avant la date de priorité du brevet attaqué. Dans un premier temps, la CPD pensait pouvoir examiner la question de la nouveauté lors de la première audience et s’attendait peut-être à rendre sa décision finale le jour même, sur le fondement du défaut de nouveauté ; mais la discussion s’est révélée d’une complexité inattendue, de sorte que l’audience a été reportée à une autre date pour poursuivre la discussion sur la nouveauté et, si nécessaire, examiner les questions d’activité inventive et d’insuffisance de description. Étonnamment, lors de la seconde audience, BASF a retiré son opposition, peut-être en raison des résultats des audiences relatives aux brevets russes, qui se sont tenues entre la première et la seconde audience concernant le brevet eurasien.

Nos arguments concernant les brevets russes

Bien que des audiences distinctes aient eu lieu le 20 février 2020 pour chacun des brevets russes, les questions débattues étaient assez similaires. Nos principaux arguments portaient sur l’interprétation erronée par BASF des informations divulguées dans le document de l’état de la technique sur lequel elle fondait son argument d’absence de nouveauté. La CPD a partagé notre point de vue et a confirmé que les caractéristiques divulguées dans l’état de la technique cité n’étaient pas identiques à celles identifiées dans les revendications indépendantes des brevets russes. La CPD a rejeté l’argument de BASF selon lequel il n’y avait « pas besoin de prouver que l’effet technique découlant des caractéristiques distinctives était connu de l’état de la technique, car ces caractéristiques n’étaient pas essentielles ». La CPD a décidé que toutes les caractéristiques étaient bien essentielles et que leur incidence sur le résultat technique n’était pas divulguée dans l’état de la technique. La CPD a également confirmé que les exemples de la description étayent la portée des revendications et que la description expose donc l’essence de l’invention revendiquée de manière suffisamment claire pour que l’invention puisse être mise en œuvre par l’homme du métier. La CPD a rejeté les actions en nullité de BASF.

La portée de la décision

Les trois brevets ayant été défendus avec succès, Nouryon a conservé le droit exclusif de commercialiser le tensioactif en Russie et de le concéder sous licence à des tiers. Cette affaire est aussi intéressante parce qu’elle souligne la différence d’approche en matière de nullité des brevets eurasiens et russes devant la CPD de l’office russe de la propriété intellectuelle, en particulier le fait que l’insuffisance de description ne peut pas être invoquée comme motif de nullité à l’encontre des brevets eurasiens. Le délai de recours contre les décisions rendues par la CPD à l’égard des deux brevets russes est expiré et ces décisions sont définitives.

Auteur : Natalia Osipenko, PETOŠEVIĆ Russia www.petosevic.com