Questions-réponses avec un conseil en brevets : l'état de la technique

Cet article est rédigé par Brendan Mezzapica et Gary Nockde Spruson and Ferguson

Cette série thématique d'articles répondra à quelques questions courantes en droit des brevets. La série débute par une discussion sur l'état de la technique.

Qu'est-ce que l'état de la technique ?

Une définition simplifiée de l'« état de la technique » est toute information accessible au public qui existe à tout moment avant la date à laquelle une demande de brevet est déposée pour une invention.1 Le droit australien a établi qu'une information est accessible au public si le document peut être consulté « de plein droit » par le public. Il n'y a pas de limite d'ancienneté pour l'état de la technique : une relique vieille de plusieurs milliers d'années peut encore être considérée comme faisant partie de l'état de la technique. L'état de la technique comprend non seulement les informations rendues publiques en Australie, mais aussi celles rendues publiques dans le monde entier. Par exemple, un livre qui peut être emprunté dans une bibliothèque en Mongolie peut être considéré comme de l'état de la technique pour une demande de brevet australienne déposée ultérieurement. L'état de la technique constitue généralement le contexte ou le cadre d'une invention, mais peut aussi être un obstacle à l'obtention d'un brevet valide.

Quelle est l'importance de l'état de la technique ?

Un brevet peut être délivré pour une invention qui est, entre autres, nouvelle (c'est-à-dire neuve) et inventive (c'est-à-dire non évidente). L'évaluation visant à déterminer si une invention est nouvelle et non évidente s'effectue par référence à l'état de la technique. L'état de la technique joue donc un rôle essentiel pour déterminer si une invention est brevetable (c'est-à-dire si un brevet valide peut être délivré pour une invention) ou si un brevet existant est valide.

Que se passe-t-il si l'on trouve un état de la technique opposable à une demande de brevet ?

Lors de l'examen d'une demande de brevet, les examinateurs trouvent souvent un ou plusieurs documents de l'état de la technique susceptibles d'être pertinents pour l'invention divulguée dans la demande. L'examinateur peut soutenir que l'invention n'est pas brevetable parce qu'un document de l'état de la technique a déjà décrit ou montré l'invention au public, la rendant ainsi non nouvelle ou évidente. En tant que conseils en brevets, nous recherchons généralement les différences entre l'état de la technique et l'invention, aussi subtiles soient-elles. Nous travaillons à partir de ces différences pour soit modifier la demande de brevet afin de définir plus clairement l'invention, soit présenter à l'examinateur des arguments expliquant pourquoi l'invention est nouvelle et inventive au regard de l'état de la technique.

Que peut-on considérer comme état de la technique ?

Il existe plusieurs formes ou types d'état de la technique qui peuvent être reconnus selon la juridiction. En général, l'état de la technique peut être classé soit comme une information figurant dans un document accessible au public, soit comme une information rendue publique par l'accomplissement d'un acte.2. Voici quelques exemples de documents reconnus en Australie comme état de la technique :

Publications de brevets (y compris les demandes de brevet et les brevets, en vigueur ou non) Livres Articles de revues Magazines Brochures Bandes dessinées3 Photographies Sites web et pages web (y compris les vidéos sur YouTube) Affiches Enregistrements sonores et CD Banques de données informatiques

Certains actes peuvent aussi être considérés comme de l'état de la technique :

Divulgations orales (par exemple lors de salons professionnels, de conférences, de séminaires, de démonstrations ou d'événements similaires) ; La vente ou l'offre de vente d'un produit qui incorpore l'invention ; L'utilisation commerciale de l'invention ;

Compte tenu de ce qui précède, il est impératif de garder l'invention confidentielle et de ne pas l'exploiter commercialement avant de demander une protection par brevet.

Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme de l'état de la technique ?

Il découle de la définition de l'état de la technique que les informations qui ne sont pas accessibles au public avant le dépôt de la demande de brevet ne peuvent généralement pas être considérées comme de l'état de la technique.4. En conséquence, toute information de nature confidentielle ne peut pas être utilisée comme état de la technique, même si elle est antérieure au dépôt de la demande de brevet. Les secrets d'affaires en sont un exemple typique. Un autre exemple est celui où une divulgation a été faite dans une demande de brevet provisoire et où aucune autre demande de brevet associée n'a été déposée. En effet, le contenu d'une demande de brevet provisoire n'est pas publié et reste secret.

Il peut arriver qu'il soit inévitable de divulguer une invention à des tiers avant de demander une protection par brevet. Dans de tels cas, il est fortement conseillé de disposer d'un accord de non-divulgation (NDA) ou d'un accord de confidentialité spécifique et correctement rédigé afin de garantir que cette divulgation est faite sous le sceau de la confidentialité. Une mise en garde : l'utilisation commerciale d'une invention, même en secret ou de manière confidentielle, peut potentiellement invalider une demande de brevet déposée ultérieurement. La raison d'interdire le brevetage d'une invention qui a été utilisée secrètement est que le titulaire du brevet bénéficierait d'un monopole prolongé au-delà de la durée maximale légale d'un brevet 5. Notamment, l'utilisation d'une invention dans le cadre d'essais ou d'expériences raisonnables est généralement exclue de la notion d'utilisation secrète.

Questions-réponses avec un conseil en brevets : l'état de la technique

Quels sont les avantages d'une recherche d'état de la technique ?

Une recherche d'état de la technique réalisée par des professionnels peut offrir plusieurs avantages commerciaux et stratégiques. La qualité et l'étendue d'une recherche professionnelle sont en grande partie proportionnelles au budget engagé. Si la valeur de la protection par brevet d'une invention est élevée, il peut être utile d'investir un temps et un budget raisonnables dans une recherche d'état de la technique de qualité. Une forme de recherche d'état de la technique est la recherche de brevetabilité, qui peut être menée avant le dépôt d'une demande de brevet ou après la délivrance d'un brevet.

Si elle est menée avant le dépôt, une recherche de brevetabilité vise à découvrir l'état de la technique susceptible de faire obstacle à l'obtention d'un brevet valide pour une invention. La recherche peut aider à déterminer si l'invention est unique et s'il vaut la peine de demander une protection par brevet. Si elle est menée après la délivrance d'un brevet, une recherche de brevetabilité (ou de validité) vise à découvrir l'état de la technique qui peut être pertinent pour la nouveauté et l'activité inventive d'une invention telle que revendiquée dans un brevet délivré. La recherche peut être effectuée avant de commercialiser le brevet (par exemple par une concession de licences) ou d'engager une action en justice (par exemple une procédure en contrefaçon), afin de fournir efficacement une indication de la « solidité » du brevet.

Une autre recherche utile à envisager est la recherche de liberté d'exploitation ou de contrefaçon (qui pourrait faire l'objet d'un sujet de discussion à part entière). En bref, une recherche de contrefaçon peut être menée avant de développer ou de lancer un produit sur le marché afin d'analyser et d'atténuer le risque de contrefaire des brevets existants. La recherche se limite généralement à trouver les brevets actifs ou en vigueur dans les juridictions où le produit sera exploité commercialement. Les recherches d'état de la technique peuvent être complexes et très techniques. Il est vivement recommandé de demander conseil et assistance à un conseil en brevets qualifié avant d'entreprendre de telles recherches.

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Si nous pouvons vous être utiles ou si vous avez des questions concernant ce qui précède, n'hésitez pas à nous contacter.

1. La date visée est la « date de priorité », c'est-à-dire la date à laquelle une première demande de brevet est déposée pour l'invention. Dans une famille de demandes de brevet, chaque demande peut avoir la même date de priorité.

2. En Australie, il existe une autre catégorie d'état de la technique appelée documents « Whole of Contents » (contenu intégral), c'est-à-dire les informations contenues dans certains descriptifs de brevets australiens qui ont été publiés à la date de priorité/date de dépôt de la demande de brevet ou après celle-ci. Ces documents « Whole of Contents » ne sont pertinents que pour apprécier la nouveauté de l'invention et non son caractère inventif (c'est-à-dire son évidence).

3. Une bande dessinée de Donald Duck a été utilisée comme état de la technique pour rejeter une demande de brevet néerlandaise. https://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/

4. Voir l'exception de la note 2 relative à un document « Whole of Contents ».

5. En Australie, un brevet standard a une durée maximale de protection de 20 ans à compter de la date du brevet. Cette durée peut être prolongée dans certaines circonstances pour l'objet relatif aux « substances pharmaceutiques ».

Auteurs :

Brendan Mezzapica (Spruson and Ferguson)

BREVETS : INGÉNIERIE, DESSINS ET MODÈLES

brendan.mezzapica@spruson.com

Gary Nock (Spruson and Ferguson)

BREVETS : INGÉNIERIE

gary.nock@spruson.com