Validité de la marque de l'UE : l'avocat général favorable à une action devant l'EUIPO après le début de la procédure en contrefaçon

Le cœur du problème : la validité de la marque

La question centrale de l'affaire C-392/25, Bodegas Sanviver c. Bodegas Vega Sicilia, porte sur le moment et la manière de contester la validité d'une marque de l'UE. Plus précisément, il s'agit de savoir si un défendeur visé par une action en contrefaçon peut ensuite demander une déclaration de nullité à l'EUIPO, même s'il aurait pu former une demande reconventionnelle devant le tribunal. Il s'agit en outre de savoir si une telle demande ultérieure devant l'EUIPO impose de suspendre la procédure en contrefaçon en cours IPWatchdog. Un tribunal des marques de l'UE est une juridiction nationale désignée pour connaître des litiges relatifs aux marques de l'UE, tandis que l'EUIPO est l'organisme officiel chargé d'enregistrer et de gérer les marques et les dessins ou modèles de l'UE.

« Derrière ce qui ressemble à une question technique de coordination procédurale se cache une décision susceptible de changer le paysage stratégique du contentieux des marques de l'UE. »

— IPWatchdog

Le litige : la marque UNICO

Le litige a débuté en juillet 2018, lorsque Bodegas Vega Sicilia, titulaire de la marque verbale de l'UE UNICO pour des vins, a engagé une action en contrefaçon contre Bodegas Sanviver. Sanviver commercialisait un vermouth sous le signe « ÚNICO ». Au lieu de former, dans l'instance en contrefaçon, une demande reconventionnelle contestant la validité d'UNICO, Sanviver a déposé en décembre 2018 une demande distincte de déclaration de nullité auprès de l'EUIPO. La division d'annulation de l'EUIPO a ensuite déclaré la marque UNICO nulle pour des motifs absolus IPWatchdog. La procédure espagnole en contrefaçon s'est poursuivie, conduisant à un renvoi devant la CJUE par la cour d'appel d'Alicante, après que le Tribunal suprême espagnol a adopté une position différente sur la suspension de la procédure.

Droit espagnol et droit de l'UE des marques

La complexité de cette question ressort du contraste entre le droit espagnol des marques et le règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE). En vertu de l'article 61 bis, paragraphe 5, de la loi espagnole sur les marques, une fois qu'une action en contrefaçon d'une marque nationale est engagée, le défendeur doit en contester la validité par une demande reconventionnelle devant le tribunal, et non par une demande à l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM). Cela établit une règle claire de concentration procédurale IPWatchdog. À l'inverse, le RMUE prévoit deux mécanismes distincts pour contester la validité d'une marque de l'UE : une demande devant l'EUIPO ou une demande reconventionnelle devant un tribunal des marques de l'UE. Surtout, le RMUE ne dit pas expressément que l'introduction d'une action en contrefaçon ferme la voie de l'EUIPO, ni qu'un défendeur qui aurait pu former une demande reconventionnelle mais ne l'a pas fait perd le droit de demander la nullité devant l'EUIPO.

Les conclusions de l'avocat général et leurs implications

Dans ses conclusions du 3 septembre 2026, l'avocat général Andrea Biondi s'est rangé à l'interprétation du Tribunal suprême espagnol. Il a conclu que le RMUE établit deux voies distinctes pour contester la validité d'une marque de l'UE, et que la voie de l'EUIPO reste ouverte jusqu'à ce que la procédure en contrefaçon aboutisse à un jugement définitif IPWatchdog. Cela signifie qu'un défendeur peut déposer une demande de déclaration de nullité auprès de l'EUIPO même à un stade avancé du contentieux en contrefaçon. La portée pratique est considérable : une telle demande peut obliger le tribunal des marques de l'UE à suspendre l'affaire en contrefaçon. Les procédures de nullité devant l'EUIPO peuvent être longues, avec des recours devant les chambres de recours de l'EUIPO, le Tribunal de l'Union européenne et, éventuellement, la CJUE, ce qui peut retarder les jugements en contrefaçon de plusieurs années.

À surveiller

La décision finale de la CJUE dans l'affaire C-392/25 façonnera sensiblement le paysage stratégique du contentieux des marques de l'UE. Si la CJUE suit les conclusions de l'avocat général, les défendeurs pourraient disposer d'une plus grande souplesse pour contester la validité d'une marque, mais au prix de batailles juridiques potentiellement longues et complexes IPWatchdog. Cette approche pourrait multiplier les cas où les procédures en contrefaçon sont suspendues dans l'attente de l'issue des actions en nullité devant l'EUIPO, au détriment de l'efficacité de la défense des marques dans toute l'Union européenne.

À lire aussi sur The Patent : L'OEB et Arkema discutent d'innovations en matière de qualité des brevets et de technologies durables · De l'idée à la création : rester productif tout au long du parcours d'invention