QUANDO PAGARE LE TASSE PER LE RIVENDICAZIONI IN ECCESSO È ECCESSIVO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA?

Introduzione

Nel 2020 sia IP Australia sia l’Intellectual Property Office of New Zealand (“IPONZ”) hanno introdotto tariffari aggiornati, con nuove strutture tariffarie che incidono sul pagamento delle tasse per le rivendicazioni in eccesso. Questo articolo esamina alcuni aspetti di tali modifiche e altri fattori da considerare quando si decide il numero ottimale di rivendicazioni in entrambe le giurisdizioni.

Quadro generale e nozioni di base

Quando si deposita una domanda di brevetto in Australia o in Nuova Zelanda, il numero di rivendicazioni pendenti non incide sulle tasse ufficiali di deposito.

In Australia, le tasse per le rivendicazioni in eccesso possono maturare solo al momento dell’accettazione (cioè dell’ammissione) della domanda, in base al numero di rivendicazioni pendenti in quel momento. Pertanto, in genere non c’è alcuno svantaggio nel presentare un gran numero di rivendicazioni per l’esame.

In Nuova Zelanda, le tasse per le rivendicazioni in eccesso si basano sul numero massimo di rivendicazioni pendenti in qualsiasi momento durante la procedura di esame. Tuttavia, a meno che le rivendicazioni non siano molto numerose, depositare una modifica volontaria per ridurne il numero prima di richiedere l’esame può costare più delle tasse dovute per le rivendicazioni in eccesso.

In entrambe le giurisdizioni, il pagamento delle tasse per le rivendicazioni in eccesso può essere conveniente rispetto al costo e all’incertezza delle modifiche successive alla concessione, in particolare durante i procedimenti di invalidità.

Australia

– Le tasse per le rivendicazioni in eccesso sono dovute in base al numero di rivendicazioni accettate

Dal 1° ottobre 2020, le tasse per le rivendicazioni in eccesso sono dovute al momento dell’accettazione in base al numero di rivendicazioni accettate, come segue:

• 125 AU$ per ogni rivendicazione in eccesso oltre le 20 e fino a 30 rivendicazioni; e
• 250 AU$ per ogni rivendicazione in eccesso oltre le 30 rivendicazioni.

Poiché le tasse si basano sul numero di rivendicazioni accettate, non c’è alcuno svantaggio nel presentare un gran numero di rivendicazioni per l’esame. In modo un po’ sorprendente, IP Australia non ha approfittato dell’introduzione del nuovo tariffario per cercare di recuperare il costo dell’esame di domande con un gran numero di rivendicazioni, introducendo il pagamento delle tasse per le rivendicazioni in eccesso al momento della richiesta di esame o prima.

Depositare una modifica per ridurre il numero di rivendicazioni all’ingresso nella fase nazionale o al momento della richiesta di esame non è quindi conveniente né necessario. Il modo più economico per ridurre il numero di rivendicazioni, se necessario, è in genere farlo contestualmente ad altre modifiche (per esempio, quando si risponde a un rapporto di esame).

– Modifiche volontarie successive all’accettazione o alla concessione

Dal 1° ottobre 2020, se una modifica proposta dopo l’accettazione aumenta il numero di rivendicazioni nella specifica completa e il numero totale di rivendicazioni supera le 20 dopo la modifica, sono dovuti 250 AU$ per ogni rivendicazione aggiuntiva inserita. È importante notare che, in questo scenario, la tassa non è limitata alle rivendicazioni oltre la ventesima, ma si applica a ogni rivendicazione aggiuntiva inserita se il totale dopo la modifica supera 20.

Al contrario, se una modifica successiva all’accettazione porta il numero totale di rivendicazioni da 15 a 20 o meno, non si applica alcuna tassa per rivendicazioni in eccesso.

È un cambiamento a cui prestare attenzione perché, per esempio, se il numero di rivendicazioni all’accettazione o alla concessione è 15 e il richiedente deposita una richiesta di modifica successiva all’accettazione o alla concessione per inserire rivendicazioni aggiuntive:

• aggiungere sei rivendicazioni per arrivare a un totale di 21 dopo la modifica costerebbe 1.500 AU$ (6 x 250 AU$) di tasse per rivendicazioni in eccesso
• aggiungere cinque rivendicazioni per arrivare a un totale di 20 dopo la modifica non comporterebbe alcuna tassa per rivendicazioni in eccesso

In ciascun caso si applicherà una tassa ufficiale di 250 AU$ per la modifica successiva all’accettazione.

Il costo della sesta rivendicazione aggiuntiva in questo scenario potrebbe quindi essere considerato eccessivo. Se tutte e sei le rivendicazioni aggiuntive riguardano forme di realizzazione di importanza commerciale, eliminare una rivendicazione meno importante del gruppo originale o combinare le caratteristiche di due altre rivendicazioni dipendenti in un’unica rivendicazione mentre si modifica la domanda permetterebbe di risparmiare una somma sostanziale (1.500 AU$).

Nuova Zelanda

– Le tasse per le rivendicazioni in eccesso sono dovute in base al numero massimo di rivendicazioni in qualsiasi momento durante l’esame

A differenza dell’Australia, le modifiche al tariffario dell’IPONZ introdotte il 13 febbraio 2020 sembrano mirare al recupero dei costi legati all’esame di un gran numero di rivendicazioni in una singola domanda. Per le domande per cui l’esame è richiesto a partire dal 13 febbraio 2020, le tasse per le rivendicazioni in eccesso si applicano se sono pendenti 30 o più rivendicazioni in qualsiasi momento durante l’esame e sono calcolate sulla base del numero massimo di rivendicazioni durante l’esame. Le tasse sono dovute all’accettazione della domanda.

Sono dovuti 120 NZ$ per ogni quinta rivendicazione oltre le prime 25 pendenti in qualsiasi momento durante l’esame, indipendentemente dal fatto che il numero di rivendicazioni venga ridotto prima dell’accettazione. Per esempio, se l’esame viene richiesto con 50 rivendicazioni e il numero viene ridotto a 20 prima dell’accettazione, sono dovuti 600 NZ$ di tasse per rivendicazioni in eccesso sulla base del massimo di 50 rivendicazioni.

Poiché in Nuova Zelanda l’emissione di una Direction to Request Examination (invito a richiedere l’esame) sembra rara, se non inesistente, negli ultimi anni, i consulenti dovrebbero attivarsi per assicurarsi che i loro clienti siano a conoscenza delle possibili tasse per rivendicazioni in eccesso prima della scadenza per la richiesta di esame. Le tasse per le rivendicazioni in eccesso possono essere ridotte o evitate depositando una richiesta di modifica volontaria per ridurre il numero di rivendicazioni prima di richiedere l’esame. Tuttavia, il valore di questa strategia dipende dal numero di rivendicazioni pendenti prima dell’eventuale modifica. Per esempio, se il gruppo iniziale comprende 100 rivendicazioni, all’accettazione sarebbero dovuti 1.800 NZ$ di tasse per rivendicazioni in eccesso se l’esame venisse richiesto senza depositare una richiesta di modifica delle rivendicazioni. Questo importo potrebbe essere almeno dimezzato depositando, prima di richiedere l’esame, una richiesta di modifica volontaria per portare il numero di rivendicazioni a 29 o meno, a seconda della complessità della modifica.

Al contrario, se il gruppo iniziale comprende tra 30 e 50 rivendicazioni, depositare una richiesta di modifica volontaria per portarle a 29 o meno potrebbe non essere conveniente, considerato il costo della modifica, e in tal caso potrebbe essere vantaggioso per il richiedente far esaminare tutte le rivendicazioni.

Domande divisionali in Nuova Zelanda

Nel caso delle domande divisionali, il termine per depositare una richiesta di esame è di cinque anni dalla data di deposito della domanda madre originaria. Alla luce della prassi attuale dell’IPONZ, una domanda divisionale dovrebbe essere depositata con le rivendicazioni originali della domanda madre originaria della catena e successivamente modificata per includere un gruppo di rivendicazioni preferito per l’esame. Nella pratica, le domande divisionali neozelandesi vengono spesso depositate alla scadenza dei cinque anni o poco prima, lasciando poco o nessun tempo per modificare le rivendicazioni prima di richiedere l’esame. Questo può essere costoso quando la domanda madre originaria comprende un gran numero di rivendicazioni, ed è vantaggioso individuare per tempo, ben prima di queste scadenze, eventuali problemi legati a un numero eccessivo di rivendicazioni, così da avere il tempo sufficiente per affrontarli.

Strategie per ridurre o evitare le tasse per le rivendicazioni in eccesso

Sia in Australia sia in Nuova Zelanda sono disponibili diverse opzioni per ridurre o evitare le tasse per le rivendicazioni in eccesso. Le strategie più comuni sono combinare le caratteristiche di una o più rivendicazioni dipendenti in un’unica rivendicazione e collegare più volte rivendicazioni dipendenti a una o più rivendicazioni indipendenti. Ogni rivendicazione dipendente multipla viene conteggiata come una sola rivendicazione sia in Australia sia in Nuova Zelanda.

Quando pagare le tasse per le rivendicazioni in eccesso non è eccessivo

Spesso si dedicano molto tempo e fatica a ridurre il numero di rivendicazioni per ridurre o evitare le tasse per le rivendicazioni in eccesso, ma ne vale sempre la pena? Il costo di una rivendicazione di brevetto nasce al momento della redazione della domanda, quando la stragrande maggioranza del tempo di redazione del consulente è dedicata a ponderare la formulazione precisa di ciascuna rivendicazione. La decisione di pagare tasse aggiuntive per mantenere alcune di queste specifiche forme di realizzazione è talvolta una polizza assicurativa che vale la pena sottoscrivere. Le rivendicazioni dipendenti sono spesso redatte per coprire espressamente prodotti commerciali o forme di realizzazione preferite delle invenzioni. Di conseguenza, le rivendicazioni dipendenti proteggono spesso i dettagli che descrivono gli aspetti più importanti dell’invenzione per il richiedente. Ulteriori rivendicazioni dipendenti relative a un prodotto hanno probabilmente più valore di quelle relative a un procedimento, per la maggiore facilità di far valere il diritto.

Se un brevetto viene contestato in Australia o in Nuova Zelanda, per invalidare il brevetto devono essere invalidate tutte le sue rivendicazioni. Più rivendicazioni ha un brevetto, maggiore è la sfida per chi tenta di invalidarlo. Più rivendicazioni indipendenti rendono spesso un brevetto più difficile da invalidare e le probabilità che un concorrente “metta fuori gioco” il vostro brevetto diminuiscono ulteriormente con ogni rivendicazione dipendente, che offre una utile posizione di ripiego. Ogni rivendicazione di un brevetto può aggiungere un costo sostanziale a un tentativo di revoca e, di conseguenza, un gran numero di rivendicazioni può costituire un utile deterrente.

I richiedenti dovrebbero inoltre considerare l’eventuale necessità di modificare le rivendicazioni per far fronte a contestazioni di validità. L’autorizzazione a modificare per rispondere a una contestazione di validità è concessa a discrezione del Tribunale (si veda Apotex Pty Ltd v Les Laboratoires Servier (No 2) [2009] FCA 1019 ai punti [86]-[88] per un elenco di linee guida rilevanti per l’esercizio della discrezionalità). A causa dei requisiti di supporto, l’autorizzazione a modificare ha probabilmente più possibilità di essere concessa se le caratteristiche che si propone di introdurre in una rivendicazione sono già presenti nel gruppo di rivendicazioni. Singole rivendicazioni dipendenti che possono essere facilmente inserite in una rivendicazione più ampia riducono la complessità e, di conseguenza, il costo delle modifiche successive alla concessione.

Raccomandazione

La strategia più economica per ridurre il numero di rivendicazioni al fine di ridurre o evitare le tasse per le rivendicazioni in eccesso in Australia è in genere farlo contestualmente ad altre modifiche (per esempio, quando si risponde a un rapporto di esame), anche se le modifiche per ridurre il numero di rivendicazioni possono essere effettuate in qualsiasi momento prima dell’accettazione della domanda. Al contrario, in Nuova Zelanda le tasse per le rivendicazioni in eccesso possono essere un aspetto importante da considerare prima di richiedere l’esame. I richiedenti dovrebbero inoltre considerare l’eventuale utilità di rivendicazioni aggiuntive in caso di una contestazione di validità in futuro.

Autori:

Dr. Marie Kidd

CONSULENTE IN BREVETTI

Dr. Simon Potter

PRINCIPAL, RESPONSABILE CHIMICA / SCIENZE DELLA VITA AUSTRALIA BREVETTI: CHIMICA E SCIENZE DELLA VITA