Aggiornamento Cina: i vantaggi di scegliere l'Ufficio europeo dei brevetti come Amministrazione incaricata della ricerca internazionale per le domande PCT

L'Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) ha avviato una cooperazione pilota biennale con l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB/EPO) per le domande di brevetto depositate ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT).

A decorrere dal 1° dicembre 2020, i cittadini e i residenti della Repubblica popolare cinese, comprese le Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, possono designare l'EPO, anziché la CNIPA, come Amministrazione incaricata della ricerca internazionale (ISA) e Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale (IPEA) per le domande internazionali depositate in inglese ai sensi del PCT. Questa cooperazione pilota è disponibile per 2.500 domande nei primi 12 mesi e per 3.000 domande nei secondi 12 mesi.

Sebbene le tasse di ricerca per l'uso dell'EPO come ISA siano significativamente più elevate di quelle della CNIPA, la prima può offrire ai richiedenti cinesi alcuni vantaggi strategici:

Costi per la fase regionale europea

Scegliendo l'EPO per condurre la ricerca PCT, al richiedente non sarà richiesto di pagare le tasse di ricerca all'ingresso nella fase regionale europea. Pertanto, se le domande PCT cinesi saranno nazionalizzate in Europa, esiste un incentivo finanziario a designare l'EPO come ISA.

Un iter fluido presso l'EPO

Quando un richiedente PCT cinese sceglie l'EPO come ISA, riceverà un rapporto di ricerca internazionale e un parere scritto da parte di un esaminatore europeo. Ciò offre un'eccellente anteprima di come la domanda sarà esaminata durante la fase regionale europea. Sebbene il parere scritto non sia vincolante e l'esaminatore possa trovare nuove anteriorità nella fase nazionale, è più probabile che l'esame in Europa sollevi gli stessi argomenti con sostanzialmente le stesse anteriorità. Pertanto, il rapporto di ricerca PCT può fornire al richiedente una previsione attendibile sulle prospettive della domanda nell'iter in Europa.

Inoltre, poiché non è richiesta una ricerca europea supplementare, si prevede che l'iter di brevettazione risulti più fluido e accelerato nella fase regionale europea. Ciò è particolarmente auspicabile, poiché i tempi per ottenere un brevetto europeo sono in genere lunghi. Un'elaborazione più rapida della domanda può potenzialmente far risparmiare alcune annualità, che sarebbero dovute anche quando il brevetto è ancora in corso di esame.

Potenziali differenze nei risultati della ricerca

Sia la CNIPA sia l'EPO conducono una ricerca globale dello stato della tecnica e sono rinomate per svolgere un lavoro di qualità nella ricerca brevettuale e nella valutazione della brevettabilità. Tuttavia, è indiscutibile che la CNIPA, per le banche dati e le parole chiave utilizzate, sia più propensa a individuare documenti in lingua cinese come ulteriore stato della tecnica rilevante, mentre l'EPO è più propenso a individuare documenti provenienti da Europa e Stati Uniti. Tale tendenza può derivare dalle preferenze degli esaminatori e può dare luogo a un diverso aspetto della ricerca internazionale.

Nel caso in cui il richiedente PCT cinese non intenda nazionalizzare la domanda in Cina, o sia più interessato ai brevetti depositati dai concorrenti in Europa, è più vantaggioso ottenere un rapporto di ricerca internazionale e un parere scritto redatti da un esaminatore europeo anziché da un esaminatore cinese.

Conclusione

Poiché la CNIPA è uno dei principali uffici riceventi per le domande PCT, questa cooperazione pilota tra la CNIPA e l'EPO può offrire vantaggiosamente ai richiedenti brevettuali cinesi maggiori opzioni strategiche di deposito. Le imprese e gli inventori cinesi possono ottenere protezioni di proprietà intellettuale in Europa con maggiore certezza e tempi di pendenza più brevi. Alla luce di ciò, ci aspettiamo che questa cooperazione incoraggi più aziende cinesi a nazionalizzare le proprie invenzioni all'estero.

Autore: Dr. Oliver Lutze, John Chung