Validità del marchio UE: l'avvocato generale ammette la contestazione davanti all'EUIPO dopo l'avvio della causa per contraffazione
Il parere dell'avvocato generale Andrea Biondi suggerisce che i convenuti possano contestare i marchi UE davanti all'EUIPO anche dopo l'inizio del procedimento per contraffazione, con possibili ritardi del contenzioso.
Di Giovanni Sapere
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Un recente parere dell'avvocato generale Andrea Biondi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) potrebbe modificare in modo significativo la strategia per contestare i marchi UE. Il parere affronta la questione se il convenuto in una causa per contraffazione di un marchio UE, che inizialmente non ha proposto domanda riconvenzionale, possa ancora chiedere una dichiarazione di nullità all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), e se ciò imponga la sospensione del procedimento per contraffazione [IPWatchdog](https://ipwatchdog.com/2026/10/08/challenging-validity-eu-trademark-outside-courtroom-cjeu-advocate-generals-approach/). Questa questione procedurale ha implicazioni rilevanti per la durata e la complessità delle controversie sui marchi in tutta l'UE.
La questione centrale della validità del marchio
Il tema centrale della causa C-392/25, Bodegas Sanviver v. Bodegas Vega Sicilia, riguarda i tempi e le modalità per contestare la validità di un marchio UE. In particolare, ci si chiede se un convenuto in un'azione per contraffazione possa chiedere successivamente all'EUIPO una dichiarazione di nullità, anche se avrebbe potuto proporre una domanda riconvenzionale in giudizio. Ci si chiede inoltre se tale successiva domanda all'EUIPO comporti la sospensione del procedimento per contraffazione in corso IPWatchdog. Un tribunale dei marchi UE è un giudice nazionale designato a conoscere delle cause relative ai marchi UE, mentre l'EUIPO è l'organismo ufficiale responsabile della registrazione e della gestione dei marchi e dei disegni e modelli UE.
«Dietro quella che sembra una questione tecnica di coordinamento procedurale si cela una decisione che potrebbe cambiare il panorama strategico del contenzioso sui marchi UE.»
— IPWatchdog
La controversia: il marchio UNICO
La controversia è iniziata nel luglio 2018, quando Bodegas Vega Sicilia, titolare del marchio denominativo UE UNICO per vini, ha avviato un procedimento per contraffazione contro Bodegas Sanviver. Sanviver commercializzava vermouth con il segno «ÚNICO». Invece di proporre, nell'ambito della causa per contraffazione, una domanda riconvenzionale per contestare la validità di UNICO, Sanviver ha presentato all'EUIPO nel dicembre 2018 una distinta domanda di dichiarazione di nullità. La Divisione di annullamento dell'EUIPO ha poi dichiarato nullo il marchio UNICO per motivi assoluti IPWatchdog. Il procedimento spagnolo per contraffazione è proseguito, fino al rinvio alla CGUE da parte della Corte d'appello di Alicante, dopo che il Tribunale supremo spagnolo aveva adottato una posizione diversa sulla sospensione del procedimento.
Diritto spagnolo e diritto dell'UE dei marchi a confronto
La complessità della questione emerge dal contrasto tra la legge spagnola sui marchi e il Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE). Ai sensi dell'articolo 61 bis(5) della legge spagnola sui marchi, una volta promossa un'azione per contraffazione di un marchio nazionale, il convenuto deve contestarne la validità tramite domanda riconvenzionale in giudizio, e non con una domanda all'Ufficio spagnolo brevetti e marchi (OEPM). Ne risulta una chiara regola di concentrazione procedurale IPWatchdog. Il RMUE, invece, prevede due meccanismi distinti per contestare la validità di un marchio UE: una domanda all'EUIPO o una domanda riconvenzionale davanti a un tribunale dei marchi UE. Soprattutto, il RMUE non afferma esplicitamente che l'avvio di un'azione per contraffazione precluda la via dell'EUIPO, né stabilisce che il convenuto che avrebbe potuto proporre una domanda riconvenzionale ma non l'ha fatto perda il diritto di chiedere la nullità all'EUIPO.
Il parere dell'avvocato generale e le sue implicazioni
Nel suo parere del 3 settembre 2026, l'avvocato generale Andrea Biondi si è schierato con l'interpretazione del Tribunale supremo spagnolo. Ha concluso che il RMUE stabilisce due vie distinte per contestare la validità del marchio UE e che la via dell'EUIPO resta aperta fino a quando il procedimento per contraffazione non si conclude con una sentenza definitiva IPWatchdog. Ciò significa che un convenuto può presentare all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità anche in una fase avanzata del contenzioso per contraffazione. Il rilievo pratico è considerevole: una simile domanda può obbligare il tribunale dei marchi UE a sospendere la causa per contraffazione. I procedimenti di nullità davanti all'EUIPO possono essere lunghi, con ricorsi alle Commissioni di ricorso dell'EUIPO, al Tribunale e, potenzialmente, alla CGUE, e possono ritardare le sentenze sulla contraffazione per diversi anni.
Cosa osservare
La decisione finale della CGUE sulla causa C-392/25 inciderà in modo significativo sul panorama strategico del contenzioso sui marchi UE. Se la CGUE seguirà il parere dell'avvocato generale, i convenuti potrebbero avere maggiore flessibilità nel contestare la validità del marchio, ma al prezzo di battaglie legali potenzialmente più lunghe e complesse IPWatchdog. Questo approccio potrebbe portare a un maggior numero di casi in cui i procedimenti per contraffazione vengono sospesi in attesa dell'esito delle azioni di nullità davanti all'EUIPO, con effetti sull'efficienza della tutela dei marchi in tutta l'Unione europea.
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