La Corte Suprema respinge la sfida di Google alle aspettative consolidate del PTAB
I giudici rifiutano di riesaminare i dinieghi di revisione dei brevetti fondati sull'anzianità delle rivendicazioni in vigore.
Di Giovanni Sapere
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La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare un'istanza di Google che contestava l'uso, da parte del Patent Trial and Appeal Board, dell'anzianità del brevetto nei dinieghi di revisione discrezionale. La decisione lascia intatta la dottrina amministrativa che protegge i diritti brevettuali di lunga durata dalle sfide in inter partes review.
La battaglia sull'anzianità dei brevetti al PTAB
In un'ordinanza di ottobre, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un'istanza di writ of certiorari presentata da Google, come riportato da IPWatchdog. La controversia ruota attorno alla dottrina delle aspettative consolidate elaborata dal Patent Trial and Appeal Board nell'ambito dello U.S. Patent and Trademark Office. Secondo questa prassi amministrativa, i giudici amministrativi dei brevetti possono esercitare la propria discrezionalità per respingere le istanze di inter partes review, note come IPR, quando le rivendicazioni brevettuali contestate sono rimaste valide e in vigore per un lungo periodo, creando un affidamento giustificato per il titolare del brevetto.
«L'approccio di [Google], portato alle sue logiche conseguenze, trasformerebbe radicalmente il regime giuridico che disciplina le decisioni discrezionali di instaurazione del Direttore.»
— Solicitor General degli Stati Uniti
Dai diritti quattordicenni di VirtaMove alla revisione in mandamus
Il conflitto giuridico è nato quando Google ha chiesto un'IPR contro rivendicazioni detenute dal titolare del brevetto VirtaMove, secondo IPWatchdog. Il PTAB ha respinto l'instaurazione in parte perché la proprietà intellettuale era in vigore da 14 anni, consolidando diritti acquisiti. A gennaio, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha respinto la richiesta di Google di un rimedio in mandamus. Google ha poi presentato la sua istanza alla Corte Suprema in aprile, sostenuta da amicus brief di gruppi dell'industria automobilistica e informatica, mentre gruppi di inventori indipendenti si sono espressi contro.
Autorità statutaria e instaurazione discrezionale
Nelle memorie di opposizione, VirtaMove ha osservato che, ai sensi del 35 U.S.C. § 314(d), le decisioni del board sull'opportunità di instaurare la revisione restano inappellabili, ha riportato IPWatchdog. Il titolare del brevetto ha sottolineato che il tasso di dinieghi discrezionali per brevetti attivi da sei anni differisce di soli 4 punti percentuali dai tassi di diniego discrezionale di base. A sostegno del diniego del certiorari, il Solicitor General degli Stati Uniti ha citato i precedenti Cuozzo Speed Technologies v. Lee e U.S. v. Arthrex, affermando che il direttore conserva un'ampia discrezionalità amministrativa senza un mandato statutario che imponga l'instaurazione.
Implicazioni per i titolari di brevetti e le strategie di revisione
Nella sua memoria di replica depositata il 29 settembre, Google ha sostenuto che l'America Invents Act non contiene alcun limite temporale che impedisca la cancellazione amministrativa lungo l'intero arco di vita di un brevetto, secondo IPWatchdog. Con il rifiuto della corte suprema di intervenire, lo USPTO conserva l'autorità di considerare l'anzianità delle rivendicazioni nelle proprie decisioni procedurali, mantenendo stabilità per le imprese che si affidano a portafogli di innovazione maturi contro sfide amministrative tardive.
